中國最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）


● 前言


2016年1月25日，最高人民法院審判委員會第1676次會議討論通過了《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（下稱“專利司法
解釋二”） [1]。中國最高人民法院在2016年3月22日上午10時以召開新聞發佈會的方式公佈該“專利司法解釋二”，並將於2016年4月1日起施行。
這次的“專利司法解釋二”對於專利侵權的認定有重大影響，以下特將該司法解釋的內容區分為：專利權的保護範圍、侵權行為樣態、臨時保護、專利方法製成品的加工與處理、不侵權抗辯、標準必要專利、侵權責任、以及程序性事項等幾個部分進行說明，提供各界參考。

 


● 起草背景

  
“專利司法解釋二”的前言即說明緣由乃“為正確審理侵犯專利權糾紛案件，根據《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國侵權責任法》《中華人民共和國民事訴訟法》等有關法律規定，結合審判實踐，制定本解釋。”


  最高人民法院民三庭宋曉明庭長提到[2]：「全國人大常委會決定在北京、上海、廣州設立知識產權法院，集中審理專利等專業技術性較強的案件。為確保專利法的正確實施，統一和細化專利侵權裁判標準，及時回應科技創新對專利審判的新期待，有必要再次起草有關專利侵權判定標準的司法解釋。早在2011年底，最高人民法院知識產權審判庭即開始進行專利侵權判定標準的專項調研。2014年初列入司法解釋立項計劃後，又進行了深入調研和充分論證。在起草過程中，我們廣泛徵求了全國人大法工委、國務院法制辦、國家知識產權局以及各高級人民法院的意見，聽取了專家學者、律師、專利代理人、企業和 行業協會的意見，還通過最高人民法院網站向社會公開徵求意見。在梳理、歸納、吸收這些意見的基礎上，條文草案歷經十六次修改，經最高人民法院審判委員會討論，最終通過了該司法解釋。」。


  全文共計31條，主要來源於《最高人民法院公報》刊登的典型案例以及近年來對專利審判經驗的總結。涉及的主要問題有：權利要求解釋、間接侵權、標準實施抗辯、合法來源抗辯、停止侵權行為、賠償額計算、專利無效對侵權訴訟的影響等專利審判實踐中的重點難點問題[3]。公佈條文可區分為：專利權的保護範圍、侵權行為樣態、臨時保護、專利方法製成品的加工與處理、不侵權抗辯、標準必要專利、侵權責任、以及程序事項等幾個部分。以下將分別進一步一一說明。
 


● 專利權的保護範圍


(一)發明和實用新型的權利要求的解釋

  
(1).根據第四條的規定，“權利要求書、說明書及附圖中的語法、文字、標點、圖形、符號等存有歧義，但本領域普通技術人員通過閱讀權利要求書、說明書及附圖可以得出唯一理解的，人民法院應當根據該唯一理解予以認定”。 實務上應注意避免存有歧義的用字或語法等，盡量嚴守一致性的用詞。

  
(2).根據第五條的規定，“獨立權利要求的前序部分、特徵部分以及從屬權利要求的引用部分、限定部分記載的技術特徵均有限定作用”，因此權利要求中所記載的每個字都是限定，實務上應注意每個字詞。


  (3).根據第六條的規定，“人民法院可以運用與涉案專利存在分案申請關係的其他專利及其專利審查檔案、生效的專利授權確權裁判文書解釋涉案專利的權利要求”，因此法院在解釋權利要求時，可以運用分案申請關係的其他相關案件及其申請歷程。實務上應注意不僅本申請案的申請歷程，還要注意分割案的申請歷程。

  
(4).第七條明確規定爭議已久的封閉式組合物權利要求的解釋規則，但未包括中藥組合物權利要求。“被訴侵權技術方案在包含封閉式組合物權利要求全部技術特徵的基礎上增加其他技術特徵的，人民法院應當認定被訴侵權技術方案未落入專利權的保護範圍，但該增加的技術特徵屬於不可避免的常規數量雜質的除外。前款所稱封閉式組合物權利要求，一般不包括中藥組合物權利要求”，第一款[4]規定的解釋規則與《專利審查指南》保持一致，而第二款規定的中藥組合物權利要求屬於第一款的例外。實務上應注意盡量避免封閉式寫法。


  宋曉明庭長特別指出[5]：「中藥領域的組合物在作用方式、製作工藝、理化參數等方面皆與化學藥物存在根本區別，不宜簡單地套用《解釋二》第七條第一款的解釋規則。而且，我國在中藥領域具有獨特優勢，採取與化學藥物組合物不同的權利要求解釋規則，符合中藥產業發展實際，有利於保護中藥領域的創新、推動行業的發展。因此，對於以“由……製成”等主要撰寫方式的中藥組合物權利要求的解釋，原則上不適用第一款的規定，而應當審查被訴侵權產品增加的技術特徵對於技術問題的解決是否產生 實質性影響。如未產生實質性影響，則一般認為被訴侵權產品落入專利權的保護範圍。」。

  
(5).第八條第一款規定，“功能性特徵，是指對於結構、組分、步驟、條件或其之間的關係等，通過其在發明創造中所起的功能或者效果進行限定的技術特徵，但本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式的除外”。原則上這是肯認權利要求中的功能性用語，惟在解釋時仍應參照達成該功能的結構、組分、步驟、條件或其之間的關係。本條的但書還放寬了功能性用語的認定，也就是本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上功能或者效果的具體實施方式的就無須參照該功能的結構、組分、步驟、條件或其之間的關係。


  第八條第二款規定，“與說明書及附圖記載的實現前款所稱功能或者效果不可缺少的技術特徵相比，被訴侵權技術方案的相應技術特徵是以基本相同的手段，實現相同的功能，達到相同的效果，且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的，人民法院應當認定該相應技術特徵與功能性特徵相同或者等同”。本款則是規定在侵權比對時，權利要求中的功能性用語要對應說明書所記載的技術特徵與侵權技術之間明定採用“way-function-result”的三段式比對法。

  
(6).根據第九條的規定，“被訴侵權技術方案不能適用於權利要求中使用環境特徵所限定的使用環境的，人民法院應當認定被訴侵權技術方案未落入專利權的保護範圍”，因此實務上應注意避免出現特定的使用環境。

  
(7).第十條規定“對於權利要求中以製備方法界定產品的技術特徵，被訴侵權產品的製備方法與其不相同也不等同的，人民法院應當認定被訴侵權技術方案未落入專利權的保護範圍”， 因此實務上應注意避免使用方法界定物的描述記載。

  
(8).根據第十一條的規定，“方法權利要求未明確記載技術步驟的先後順序，但本領域普通技術人員閱讀權利要求書、說明書及附圖後直接、明確地認為該技術步驟應當按照特定順序實施的，人民法院應當認定該步驟順序對於專利權的保護範圍具有限定作用”，因此實務上若技術特徵可以有不同順序的方法流程步驟，則應有必要在說明書中，以不同實施例呈現，否則恐造成限定解釋。


  (9).根據第十二條的規定，“權利要求採用“至少”“不超過”等用語對數值特徵進行界定，且本領域普通技術人員閱讀權利要求書、說明書及附圖後認為專利技術方案特別強調該用語對技術特徵的限定作用，權利人主張與其不相同的數值特徵屬於等同特徵的，人民法院不予支持”，因此實務上應注意數值範圍，最好能有多組重疊的範圍，以避免遺漏特定數值。


  (10).根據第十三條的規定，“權利人證明專利申請人、專利權人在專利授權確權程序中對權利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的，人民法院應當認定該修改或者陳述未導致技術方案的放棄”，這是對禁反言的修正，也就是對限縮性修改或者陳述有明確否認時，不會導致技術方案的放棄。由於法條用語非載“不會導致權利要求的限定”，因此未來對於“技術方案”在各案裡恐仍須進一步解釋。


(二)外觀設計的權利要求解釋

  
(1).第十四條規定“人民法院在認定一般消費者對於外觀設計所具有的知識水平和認知能力時，一般應當考慮被訴侵權行為發生時授權外觀設計所屬相同或者相近種類產品的設計空間。設計空間較大的，人民法院可以認定一般消費者通常不容易注意到不同設計之間的較小區別；設計空間較小的，人民法院可以認定一般消費者通常更容易注意到不同設計之間的較小區別”。
本條提出一個新的概念為“設計空間”，有解讀者認為[6] 「在比對過程中，若設計空間較大，則意味著自由發揮的創作空間較大，在認定近似時，對於較小的區別，應當認定一般消費者不會注意到，進而不影響整體近似的判斷。若設計空間較小，則意味著自由發揮的創作空間較小，在認定近似時，對於較小的區別，則應認定一般消費者會注意到，進而對整體近似的判斷有影響」。

  
(2).第十五條規定“對於成套產品的外觀設計專利，被訴侵權設計與其一項外觀設計相同或者近似的，人民法院應當認定被訴侵權設計落入專利權的保護範圍”，所以在成套產品的外觀設計中，每一個產品的外觀設計都有其獨立的權利範圍。


  (3).第十六條規定“對於組裝關係唯一的組件產品的外觀設計專利，被訴侵權設計與其組合狀態下的外觀設計相同或者近似的，人民法院應當認定被訴侵權設計落入專利權的保護範圍。對於各構件之間無組裝關係或者組裝關係不唯一的組件產品的外觀設計專利，被訴侵權設計與其全部單個構件的外觀設計均相同或者近似的，人民法院應當認定被訴侵權設計落入專利權的保護範圍；被訴侵權設計缺少其單個構件的外觀設計或者與之不相同也不近似的，人民法院應當認定被訴侵權設計未落入專利權的保護範圍”。在組件產品的外觀設計專利中是以組合狀態下進行判斷，首先認定組裝關係是否唯一，若是，則直接比對兩者組合狀態下的外觀是否相同或近似；若否，則必須比對組件產品中的每一個構件是否相同或近似。


  (4).第十七條規定“對於變化狀態產品的外觀設計專利，被訴侵權設計與變化狀態圖所示各種使用狀態下的外觀設計均相同或者近似的，人民法院應當認定被訴侵權設計落入專利權的保護範圍；被訴侵權設計缺少其一種使用狀態下的外觀設計或者與之不相同也不近似的，人民法院應當認定被訴侵權設計未落入專利權的保護範圍”。變化狀態產品的外觀設計專利在比對時，必須比對所有的變化狀態，只要有任一狀態不相同也不近似，就不構成侵權。
小結：根據第四條至第十三條的規定，權利要求中的每個用字都應小心謹慎，甚至對分割案的內容也不可大意，每一次的修改或答辯用字也要多加留意，簡單地說就是每個字都有限定作用。根據第十四條至第十七條的規定，成套產品的外觀設計專利權範圍最大，組件產品的外觀設計專利權範圍次之，而變化狀態產品的外觀設計專利權範圍則最小。
 

 

● 侵權行為樣態

  
(一)幫助犯

  
(1).根據第二十一條第一款的規定，“明知有關產品係專門用於實施專利的材料、設備、零部件、中間物等，未經專利權人許可，為生產經營目的將該產品提供給他人實施了侵犯專利權的行為，權利人主張該提供者的行為屬於侵權責任法第九條[7]規定的幫助他人實施侵權行為的，人民法院應予支持”。

  
(二)教唆犯

  
第二十一條第二款的規定“明知有關產品、方法被授予專利權，未經專利權人許可，為生產經營目的積極誘導他人實施了侵犯專利權的行為，權利人主張該誘導者的行為屬於侵權責任法第九條規定的教唆他人實施侵權行為的，人民法院應予支持”。

  
宋曉明庭長指出[8]：「第二十一條規定的專利間接侵權制度，這次專利法修訂草案也有類似的條文。實踐中，間接侵權人與最終實施發明創造的侵權人之間沒有意思聯絡，並不構成共同過錯。但鑒於間接侵權人主觀惡意明顯且其提供的零部件等是直接侵權行為的專用品，或者其積極誘導他人實施侵權行為，故納入侵權責任法第九條規制的範圍。這是侵權責任法適用的應有之義，並非在現行法律框架之外給予專利權人以額外的保護，符合加強專利權保護的客觀實際。需要強調的是，間接侵權應當以直接侵權為前提，故條文表述為“實施了”侵犯專利權的行為。但並不意味著，在提起間接侵權訴訟之前，必須存在認定直接侵權成立的裁判。關於是否將間接侵權人和直接侵權人作為共同被告的問題，考慮到可能存在直接侵權人已經被在先裁判認定的情況，人民法院可以根據具體案情依法 決定是否作為共同被告。」
 


● 臨時保護


(一)關於臨時保護

  根據第十八條第一款的規定，“權利人依據專利法第十三條[9]訴請在發明專利申請公佈日至授權公告日期間實施該發明的單位或者個人支付適當費用的，人民法院可以參照有關專利許可使用費合理確定”。本款規定專利法中的“費用”予以明確可參照許可使用費。

(二)臨時保護的限制

  根據第十八條第二款的規定，“發明專利申請公佈時申請人請求保護的範圍與發明專利公告授權時的專利權保護範圍不一致，被訴技術方案均落入上述兩種範圍的，人民法院應當認定被告在前款所稱期間內實施了該發明；被訴技術方案僅落入其中一種範圍的，人民法院應當認定被告在前款所稱期間內未實施該發明”，亦即如果公開的權利要求與公告授權的權利要求兩者範圍不一致，則被訴技術方案須同時落入兩者的範圍內，才構成認定有實施該發明而獲得法院支持，否則(未同時落入兩者的範圍內)就會被認定沒有實施該發明而不會獲得法院的支持。


  根據第十八條第三款的規定，“發明專利公告授權後，未經專利權人許可，為生產經營目的使用、許諾銷售、銷售在本條第一款所稱期間內已由他人製造、銷售、進口的產品，且該他人已支付或者書面承諾支付專利法第十三條規定的適當費用的，對於權利人關於上述使用、許諾銷售、銷售行為侵犯專利權的主張，人民法院不予支持”。根據本款規定，如果在早期公開期間即已支付或書面承諾支付費用，則於授權公告之後的使用、銷售、許諾銷售不屬於專利法第十一條規定的侵權行為。


  宋曉明庭長指出[10]：「發明專利採“早期公開、延遲審查[11]”制，故存在專利申請公佈日與授權公告日之間的臨時保護期。因專利法第十一條[12]規定的侵權行為均在專利權被授予後，故臨時保護期內實施發明在性質上不屬於侵權行為。但是，實踐中爭議較大的問題是，臨時保護期內已製造、銷售、進口的產品能否在專利授權公告日後銷售、許諾銷售或者使用？對此，起草中曾有兩種意見：第一種意見認為，臨時保護期內製造、銷售、進口的產品不是侵權產品，專利權人無權在授權公告日之後禁止非侵權產品的後續銷售、使用等行為；第二種意見認為，依照專利法第十一條的規定，專利權被授予後，專利權人可以禁止他人未經其許可的任何實施行為。使用、許諾銷售、銷售臨時保護期內已製造、銷售或進口的產品，不屬於專利法第六十九條[13]規定的不視為侵權的情形，故應依法被禁止。如果採用第一種意見，就可能導致行為人 在臨時保護期內囤積產品、待授權公告日後再銷售的情況。如果採用第二種意見，則與臨時保護期內製造的產品不是侵權產品的定性不符，對於被告過於嚴苛。

  因此，《解釋二》第十八條作了折衷：臨時保護期實施製造、銷售、進口行為的人按照專利法第十三條的規定向權利人支付適當費用的，臨時保護期內已製造、銷售、進口的產品不視為侵權產品，其後續的使用、銷售、許諾銷售不屬於專利法第十一條規定的侵權行為。實踐中，權利人可能在起訴時將製造者、使用者、銷售者均作為共同被告，也可能僅起訴銷售者，當銷售者提出製造者已書面承諾支付適當費用的抗辯時，權利人才申請將製造者追加進來。對此，應當依照民事訴訟法及其司法解釋的相應規定處理，《解釋二》未再贅述。之所以規定“書面承諾”，一是為了增強操作性，二 是為針對製造者、銷售者、進口者可能提起的費用之訴提供依據。」
 

 

● 專利方法製成品的相關規定

(一)專利方法製成品的加工與處理

  根據第二十條的規定，“對於將依照專利方法直接獲得的產品進一步加工、處理而獲得的後續產品，進行再加工、處理的，人民法院應當認定不屬於專利法第十一條規定的『使用依照該專利方法直接獲得的產品』 ”，因此對於方法專利而言，前述關於間接侵權的規定，在此似乎又開了一扇方便門。如果對依照專利方法直接獲得的產品進一步加工、處理而獲得後續產品，加工或處理的行為則不屬於侵權行為。
 

 

● 不侵權抗辯

(一)現有技術抗辯
  
第二十二條規定“對於被訴侵權人主張的現有技術抗辯或者現有設計抗辯，人民法院應當依照專利申請日時施行的專利法界定現有技術或者現有設計”。根據本條的規定，主張現有技術的一方應證明申請日時施行的專利法所界定的現有技術。


(二)擁有專利權非抗辯理由

  第二十三條規定“被訴侵權技術方案或者外觀設計落入在先的涉案專利權的保護範圍，被訴侵權人以其技術方案或者外觀設計被授予專利權為由抗辯不侵犯涉案專利權的，人民法院不予支持”。本條明確訂定專利權的取得以及專利侵權的認定分屬不同規範，不得以本身技術方案已被授予專利權為由抗辯不侵權。
 
 

● 標準必要專利


第二十四條規定共四款：


第一款：“推薦性國家、行業或者地方標準明示所涉必要專利的信息，被訴侵權人以實施該標準無款需專利權人許可為由抗辯不侵犯該專利權的，人民法院一般不予支持”。根據本款規定，將標準與專利綑綁在一起的標準必要專利 (standards-essential patents，SEP)應該在該標準中明示所涉必要專利的信息。一般人若欲實施該標準專利原則上仍應獲得專利權人的許可。


第二款：“推薦性國家、行業或者地方標準明示所涉必要專利的信息，專利權人、被訴侵權人協商該專利的實施許可條件時，專利權人故意違反其在標準制定中承諾的公平、合理、無歧視的許可義務，導致無法達成專利實施許可合同，且被訴侵權人在協商中無明顯過錯的，對於權利人請求停止標準實施行為的主張，人民法院一般不予支持”。原則上協商應依照FRAND許可原則，協商中專利權人若故意違反FRAND原則且被訴侵權人無明顯過錯者，人民法院一般不予支持權利人主張請求停止標準實施行為。


第三款：“本條第二款所稱實施許可條件，應當由專利權人、被訴侵權人協商確定。經充分協商，仍無法達成一致的，可以請求人民法院確定。人民法院在確定上述實施許可條件時，應當根據公平、合理、無歧視的原則，綜合考慮專利的創新程度及其在標準中的作用、標準所屬的技術領域、標準的性質、標準實施的範圍和相關的許可條件等因素”。本款規定各方協商無法達成一致時，可以請求人民法院確定，法院的判斷應參考FRAND原則來確定標準必要專利的實施許可條件。


宋曉明庭長提到[14]：「專利侵權訴訟中，被訴侵權人以實施標準為由主張不停止實施行為的法律問題較為典型。上述抗辯是否成立，取決於標準實施人的主觀狀態，即其對標準所涉專利的知悉程度，而該知悉程度則是由標準對專利信息的披露決定的。因此，《解釋二》第二十四條在專利信息披露背景下探究當事人的主觀過錯，進而確定是否判令停止標準實施行為以及民事責任的承擔，這仍屬於專利法和侵權責任法的視角，並不涉及競爭法的問題。鑒於標準必要專利的問題較為複雜，《解釋二》摒棄了此前“大而全”的起草思路，僅就各方能形成共識的典型問題予以明確，而對於爭議較大的問題暫不涉及。特別是，2013年12月國家標準化管理委員會、國家知識產權局發佈的《國家標準涉及專利的管理規定（暫行）》完善了專利信息披露程序，明確了國家標準中涉及的專利應當是必要專利。為保持與上述暫行規定的一致性，《解釋二》僅規定推薦性標準及其明示所涉專利的情形。對於上述暫行規定未涉及的標準未披露專利信息、強制性標準、國際標準等問題，將留給司法實踐逐步解決。」
 
 

● 侵權責任

(一)善意不停止使用
  
第二十五條第一款規定“為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而製造並售出的專利侵權產品，且舉證證明該產品合法來源的，對於權利人請求停止上述使用、許諾銷售、銷售行為的主張，人民法院應予支持，但被訴侵權產品的使用者舉證證明其已支付該產品的合理對價的除外”。根據本款規定，縱使侵權者不知道使用、許諾銷售或者銷售的產品侵犯他人專利權，且能舉證證明該產品合法來源，法院仍可依專利權人的請求判令停止使用、許諾銷售、銷售行為，除非證明已支付該產品的合理對價，才可以不停止。


  宋曉明庭長指出[15]：「專利法第七十條[16]規定使用者、許諾銷售者、銷售者合法來源抗辯成立時，免除其賠償責任。爭議在於，善意的使用者在證明合法來源且已支付合理對價的情況下是否還應停止使用。實踐中，侵權產品的使用者通常不知道也不應當知道其購買的是侵權產品，因使用者在侵權行為鏈條的末端，容易被權利人發現，故權利人往往選擇起訴使用者。即使製造者、銷售者和使用者均為共同被告，若依照專利法第七十條，使用者僅免除賠償損失的責任，其仍應承擔停止使用的侵權責任。若不停止使用，則需支付專利使用費，作為不停止使用的替代。然而，使用者在購買侵權產品時已經支付了對價。實際上等於使用者要支付雙份的對價。調研發現，近年來以廣大使用者為被告的關聯案件明顯增多，上述現象較為突出。為厘清專利權與其他民事權利的法律邊界，根據利益平衡原則，《解釋二》第二十五條通過但書將善意使用者予以排除。

  在起草中，曾有一種意見認為，該條免除了善意使用者不停止使用的責任，與專利法第七十條存在衝突。另一種意見認為，在制度本意上，設立合法來源抗辯制 度是為了打擊侵權源頭，而製造者才是侵權的主要源頭。TRIPS協議亦未要求善意使用的行為應被禁止。使用者在主觀上是善意的，在客觀上提供了合法來源， 且在獲得該侵權產品時向銷售者支付了合理對價，理應阻卻專利權禁止力的延伸。專利權排他性強，但不等於可以無限擴張。專利法不僅僅是專利權人的法，一味地、過分地強調專利權人單方的利益，置善意使用者的正當利益於不顧，將侵佔善意使用者的合理空間、妨礙交易安全，這並非專利法第七十條的原意，也有違利益平衡的法律基本精神。

  在徵求有關立法部門意見的基礎上，《解釋二》採納了第二種意見。若權利人反證證明使用者未支付對價或對價明顯不合理，則不符合免除停止侵權的構成要件，使用者仍應承擔停止使用的民事責任，除非符合《解釋二》第二十六條規定的損害“國家利益、公共利益”的除外情形。《解釋二》第二十五條所稱合理對價，是指與專利產品基本相當或略低於專利產品的交易價格或交易條件。如果該對價明顯低於專利產品的交易價格或條件，通常可以推定購買者應當知道所購產品並非專利產品。」

(二)國家利益、公共利益不停止使用

  第二十六條規定“被告構成對專利權的侵犯，權利人請求判令其停止侵權行為的，人民法院應予支持，但基於國家利益、公共利益的考量，人民法院可以不判令被告停止被訴行為，而判令其支付相應的合理費用”。這條是專利權的獨占性與國家利益或公共利益之間的衡平考量，由法院決定侵權人是否判令停止被訴行為。


  宋曉明庭長指出[17]：「通常情況下，侵權人應當承擔停止侵權的法律責任。但是，如果侵權人停止行為將損害國家利益、公共利益，法院也可以不判令其停止被訴行為，而代之以支付合理的使用費，此為國內外司法實踐的通例。關於侵權責任的承擔方式，專利法沒有明確規定，但侵權責任法第十五條規定[18]承擔侵權責任的方式，可以單獨適用，也可以合併適用。《解釋二》第二十六條屬於在個案中對民事責任承擔方式的確定，是侵權責任法等法律適用的應有之義。雖然專利法規定了專利強制許可制度，但《解釋二》第二十六條與專利強制許可制度並行不悖。若將行政機關頒發強制許可作為民事侵權訴訟的前置程序，則將導致民事訴訟的中止，人為地將救濟程序複雜化，不利於及時定紛止爭。需要指出的是，只有在損害國家利益、公共利益等極特殊的例外情況下，法院才不判令停止被訴行為，停止侵權仍是專利侵權責任 承擔的基本方式。」


(三)舉證責任的分配
  
第二十七條規定 “權利人因被侵權所受到的實際損失難以確定的，人民法院應當依照專利法第六十五條第一款的規定[19]，要求權利人對侵權人因侵權所獲得的利益進行舉證；在權利人已經提供侵權人所獲利益的初步證據，而與專利侵權行為相關的帳簿、資料主要由侵權人掌握的情況下，人民法院可以責令侵權人提供該帳簿、資料；侵權人無正當理由拒不提供或者提供虛假的帳簿、資料的，人民法院可以根據權利人的主張和提供的證據認定侵權人因侵權所獲得的利益” 。本條是針對實際損失難以確定的，首先要求權利人對侵權所獲得的利益進行初步舉證，然後才可責令侵權人提供該帳簿、資料。


  宋曉明庭長提到[20]：「導致侵權案件賠償數額較低的主要原因是有關損失或獲利的證據不足，也就是舉證難的問題。由於專利侵權的隱蔽性，很多侵權證據由侵權人掌握，而權利人難以取得，也就是說，權利人和侵權人對於侵權證據的舉證難易存在較大差別。因此，“舉證難、賠償低”問題的根本解決，不在於替權利人舉證或者一味地提高法定賠償數額，而應當是制定一套符合知識產權訴訟特點的舉證規則。《解釋二》第二十七條對專利侵權訴訟中有關賠償數額的舉證規則進行了一定程度的完善。在參考商標法第六十三條第二款[21]有關證據妨礙規定的基礎上，根據專利權人的初步舉證以及侵權人掌握相關證據的情況，將有關侵權人獲利的舉證義務分配給侵權人，並將此與專利法第六十五條規定的賠償額計算順序相銜接。需要指出的是，該規則的適用，需以權利人初步舉證證明被告的獲利情況，且與專利侵權行為相關的帳簿、資料主要由侵權人掌握為前提。若上述兩條件均不成就，則無法進行證據妨礙推定，導致“侵權獲利難以確定”。依照專利法第六十五條，進而需要確定是否可以參照專利許可費確定賠償數額。」。


(四)賠償計算額

  第二十八條規定“權利人、侵權人依法約定專利侵權的賠償數額或者賠償計算方法，並在專利侵權訴訟中主張依據該約定確定賠償數額的，人民法院應予支持”。根據本條規定，專利權人與侵權人可依法約定專利侵權的賠償數額或者賠償計算方法。
 


● 程序性事項


(一) 先行裁駁、另行起訴

  第二條第一款規定“權利人在專利侵權訴訟中主張的權利要求被專利複審委員會宣告無效的，審理侵犯專利權糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權利人基於該無效權利要求的起訴。”

  第二條第二款規定“有證據證明宣告上述權利要求無效的決定被生效的行政判決撤銷的，權利人可以另行起訴。”

  根據本條規定，專利複審委員會作出宣告專利權無效的決定後，審理專利侵權糾紛案件的法院可以裁定“駁回起訴”，無需等待行政訴訟的最終結果，並通過“另行起訴”給權利人以司法救濟途徑。


(二) 中止執行及擔保與反擔保
第二十九條規定：
  
“宣告專利權無效的決定作出後，當事人根據該決定依法申請再審，請求撤銷專利權無效宣告前人民法院作出但未執行的專利侵權的判決、調解書的，人民法院可以裁定中止再審審查，並中止原判決、調解書的執行。
專利權人向人民法院提供充分、有效的擔保，請求繼續執行前款所稱判決、調解書的，人民法院應當繼續執行；侵權人向人民法院提供充分、有效的反擔保，請求中止執行的，人民法院應當准許。人民法院生效裁判未撤銷宣告專利權無效的決定的，專利權人應當賠償因繼續執行給對方造成的損失；宣告專利權無效的決定被 人民法院生效裁判撤銷，專利權仍有效的，人民法院可以依據前款所稱判決、調解書直接執行上述反擔保財產。 ”

  宋曉明庭長指出[22]：「對於專利複審委員會作出宣告專利權無效的決定後，當事人依據該決定申請再審撤銷專利權無效宣告前人民法院作出但未執行的專利侵權的判決、調解書的問題，《解釋二》第二十九條第一款規定，人民法院可以裁定中止再審審查，並中止原判決、調解書的執行，旨在減少專利最終無效後因繼續執行導致的執行回轉，賦予該無效決定一定程度地對抗判決、調解書的效力。又因該專利無效決定尚未被司法審查，故為平衡專利權人與侵權人的執行利益，避免“中止原判決、調解書執行”可能產生的副作用，參照《最高人民法院關於適用執行程序若干問題的解釋》第十六條關於執行異議的規定，《解釋二》第二十九條第二款規定，在人民法院已經裁定中止執行的情況下，專利權人可以在提供擔保後請求繼續執行。對此，侵權人則可通過反擔保請求中止執行以制衡。當專利權被最終確定是否有效後，人民法院可執行擔保或反擔保財產，以避免執行利益落空。」


(三)終結執行
  
第三十條規定“在法定期限內對宣告專利權無效的決定不向人民法院起訴或者起訴後生效裁判未撤銷該決定，當事人根據該決定依法申請再審，請求撤銷宣告專利權無效前人民法院作出但未執行的專利侵權的判決、調解書的，人民法院應當再審。當事人根據該決定，依法申請終結執行宣告專利權無效前人民法院作出但未執行的專利侵權的判決、調解書的，人民法院應當裁定終結執行” 。

  根據本條規定，專利權被宣告無效決定後，當事人可根據該無效決定依法申請再審或終結執行。



● 結語


從最高人民法院民庭長的新聞發布內容看來，這次的司法解釋是要確保專利法的正確實施，統一和細化專利侵權裁判標準，以使專利侵權司法解釋更進一步的體系化。“專利司法解釋二”對於專利權的保護範圍、侵權行為樣態、臨時保護、專利方法製成品的加工與處理、不侵權抗辯、標準必要專利、侵權責任、以及程序性事項等多有著墨，台商有必要關注，以維自身權利。


● 備註


[1] http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-18482.html

[2] 中華人民共和國最高人民法院新聞，http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-18432.html

[3] 中國法院網，http://www.chinacourt.org/article/detail/2016/03/id/1826733.shtml
[4] 中國大陸的法條段落依次稱為 “條”、“款”、“項”，與台灣的“條”、“項”、“款”略有不同。本文為免混淆，皆採大陸用語。
[5] 中國法院網：連結
[6] 知識產權法律資訊網：連結
[7] 第九條 教唆、幫助他人實施侵權行為的，應當與行為人承擔連帶責任。

[8] 中國法院網，http://www.chinacourt.org/article/detail/2016/03/id/1826733.shtml

[9] 第十三條 發明專利申請公佈後，申請人可以要求實施其發明的單位或者個人支付適當的費用。

[10] 中國法院網，http://www.chinacourt.org/article/detail/2016/03/id/1826733.shtml

[11] 筆者註：中國發明專利案是在公開之後才進行實質審查，若欲提早進行審查，則須一併請求提早公開。

[12] 第十一條 發明和實用新型專利權被授予後，除本法另有規定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。

[13] 第六十九條 有下列情形之一的，不視為侵犯專利權：
（一）專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品，由專利權人或者經其許可的單位、個人售出後，使用、許諾銷售、銷售、進口該產品的；
（二）在專利申請日前已經製造相同產品、使用相同方法或者已經作好製造、使用的必要準備，並且僅在原有範圍內繼續製造、使用的；
（三）臨時通過中國領陸、領水、領空的外國運輸工具，依照其所屬國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約，或者依照互惠原則，為運輸工具自身需要而在其裝置和設備中使用有關專利的；
（四）專為科學研究和實驗而使用有關專利的；（五）為提供行政審批所需要的信息，製造、使用、進口專利藥品或者專利醫療器械的，以及專門為其製造、進口專利藥品或者專利醫療器械的。

[14] 中國法院網，http://www.chinacourt.org/article/detail/2016/03/id/1826733.shtml

[15] 中國法院網，http://www.chinacourt.org/article/detail/2016/03/id/1826733.shtml

[16] 第七十條 為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而製造並售出的專利侵權產品，能證明該產品合法來源的，不承擔賠償責任。

[17] 中國法院網，http://www.chinacourt.org/article/detail/2016/03/id/1826733.shtml

[18] 第十五條 承擔侵權責任的方式主要有：（一）停止侵害；（二）排除妨礙；（三）消除危險；（四）返還財產；（五）恢復原狀；（六）賠償損失；（七）賠禮道歉；（八）消除影響、恢復名譽。以上承擔侵權責任的方式，可以單獨適用，也可以合併適用。

[19] 第六十五條第一款 侵犯專利權的賠償數額按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數合理確定。賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。

[20] 中國法院網，http://www.chinacourt.org/article/detail/2016/03/id/1826733.shtml
[21] 第六十三條第二款 人民法院為確定賠償數額，在權利人已經盡力舉證，而與侵權行為相關的帳簿、資料主要由侵權人掌握的情況下，可以責令侵權人提供與侵權行為相關的帳簿、資料；侵權人不提供或者提供虛假的帳簿、資料的，人民法院可以參考權利人的主張和提供的證據判定賠償數額。

[22] 中國法院網，http://www.chinacourt.org/article/detail/2016/03/id/1826733.shtml

  


發行人/李文賢、本期執行編輯/周柏岳、常務執行編輯/張育瑄
編輯委員/楊慶隆、盧建川、丁俊萍、許為柔、林良貞、李春霖
本文僅為提供一般資訊，非為法律諮詢之用。如需進一步資訊，歡迎與本所聯繫

©Wideband IP Office廣流智權事務所