利用分割申請案涵蓋競爭者疑似侵權產品

●前言

對許多科技公司而言，研發人員產出的專利，不僅是公司賴以存續的命脈，也是面對競爭對手時的重要攻擊防禦手段。企業可因擁有一件關鍵專利而獲得超過申請成本百倍計的報酬，也可能因侵害一件專利而面臨天價賠償金。一件好的專利除了須包含具體的實施方式說明外，更重要的部分在於其申請專利範圍的規劃。申請專利範圍乃專利文件的核心價值所在，除了需恰到好處地界定所欲保護的發明標的，使其能與先前技術區隔，同時又必須避免引入其他不必要的限制條件，致令他人可輕易迴避。
 

實 務上，專利申請過程當中大多至少會收到一次以上的審查意見。為了令專利獲准，專利申請人往往會根據先前技術的揭露程度而適度地限縮申請專利範圍。然而，倘 若申請專利範圍限縮後收到官方的核准審定書，但在此同時卻發現市場上有疑似侵權物，而且初步研判後可能未落入核准審定版本的申請專利範圍中，鑒於台灣專利 制度並未有類似美國「Reissue (再發證、再領證、重新領證)」程序，此時申請人是否仍有補救機會？若有的話又應當如何補救?本文的目的即是針對上述問題提出討論。
 
●核准公告後：專利權範圍一經公告即不得實質擴大或變更

依照我國專利法的規定，專利核准審定前，專利申請人對專利說明書、申請專利範圍或圖式等內容所作的修改稱之為「修正」；專利經核准公告後，專利權人對專利說明書、申請專利範圍或圖式等內容所作的修改稱之為「更正」。

專利一經核准公告，形同是向公眾宣示專利權人具有在一定期間之內排除他人實施其專利之權利。由於專利權的性質屬於授益行政處分，為了維持專利權在其存續期間的安定性，我國專利法對於「更正」要件的規範比起「修正」要件來得更為嚴格。

我國專利法第67條明文指出，發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就以下四種事由為之：一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不明瞭記載之釋明。除了誤譯之訂正外，更正後的內容不僅不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

因 此，專利凡經專利專責機關核准公告，專利權範圍便無法再予以擴大或變更，此時專利權人縱使於市場上發現疑似侵權物，且初步研判核准公告版本的專利權範圍可 能無法讀取疑似侵權物，原則上也僅能就專利權範圍解釋以及專利權範圍與被控侵權物的比對上多施加力道，而無法透過修改專利權範圍的方式來取得較為優勢的地 位。
 
●初審核准審定書送達後三十日內：可提分割申請案

前 段係在說明專利一經核准公告後，專利權範圍便無法再予以擴大或變更。然，專利並非收到核准審定書的當下便立即公告。依據我國專利法第52條之規定「申請專 利之發明，經核准審定者，申請人應於審定書送達後三個月內，繳納證書費及第一年專利年費後始予公告；屆期未繳費者，不予公告。」我國專利法施行細則第86 條又規定「專利申請人有延緩公告專利之必要者，應於繳納證書費及第一年專利年費時，向專利專責機關申請延緩公告。所請延緩之期限，不得逾三個月。」一般而 言，專利權人繳納證書費及第一年專利年費後，約需一個月左右的作業時間其專利始會公告。

以下將進一步探討的問題是，專利申請人收到初審核准審定書之後，在尚未完成繳費領證程序前，專利申請人此時可否於領證前再次變更其申請專利範圍？

依我國專利法與審查基準有關修正申請的規定，專利申請人可主動提修正申請的時機有二：

(1)收到審查意見前，任何時候均可提出；

(2)收到審查意見後，僅得於審查意見所載之指定期間提出。

於上述情形中，專利申請人既已收到核准審定書，自然不符上述可主動提修正申請的時機點，因而無從提出修正申請；然而，由於此時專利申請案仍尚未領證公告，因此專利申請人也無從提出更正申請。對此，智慧局於其官網明確指出「修正需於審定前為之，已經審定核准之案件，須先領證後再提出更正。」_註1

因此，依照我國現行專利法規規定，專利申請案之核准審定書一旦送達專利申請人，縱使繳費領證與公告程序尚未完成，其專利權範圍已無法再藉由其他程序進行實質變更或擴大。然而，在滿足特定條件之前提下，申請人可以透過另提分割申請案，並於分割申請案中重新規劃與母案不同的申請專利範圍，藉此涵蓋市場上之疑似侵權物。

我 國專利法第34條第1項規定「申請專利之發明，實質上為二個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。」我國專利法第34條第 2項又規定提出分割申請的時間點限於：「(1)原申請案再審查審定前；或者(2)原申請案核准審定書送達後三十日內。但經再審查審定者，不得為之。」也就 是說，只要同時滿足以下條件：

(1)  屬於初審階段所核發之核准審定書；

(2)  核准審定書送達專利申請人尚未滿三十日。

則申請人可於核准審定書送達三十日的期限內提出分割申請案，並於申請專利範圍、說明書與圖式可以充份支持的前提下，於分割申請案中重新規劃可讀取疑似侵權物的專利權範圍。
 
●結論

台 灣專利制度並未明文規定有類似美國的Reissue程序，一旦申請人在專利審查階段為了取得專利權而過度限縮申請專利範圍，俟核准公告後，專利權範圍便無 法實質變更或擴大。惟若細觀台灣專利制度下的分割申請案規定，其尚允許申請人可於初審核准審定書送達三十日的期限內提出分割申請案，並於申請專利範圍、說 明書與圖式可充份支持的前提下，於分割申請案中重新規劃出較母案更寬或者不同的申請專利範圍。然而需留意的是，若是在再審查階段收到審定書，則此時已無提 出分割案的可能，縱使此時發現專利權範圍有過窄而容易遭到迴避之虞，也已無補救可能。是以，無論是專利申請人或者專利從業人員，於審查階段中所為的每次申 請專利範圍修正，均應當審慎為之。尤其若是申請案已進入再審查階段，由於此時一經審定便無從提分割，因此申復過程除了需考慮如何修改申請專利範圍以令專利 權獲准之外，也應同步考量有無針對較寬之申請專利範圍另提分割案的必要，如此方可令該發明創意提案能獲得最妥切的保護。

  
●備註

1. 經濟部智慧財產局 (http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem= 504224&ctNode= 7633&mp=1)