可據以實現要件之判斷 - 智慧財產法院103年度行專訴字第91號判決

●前言

專利制度旨在鼓勵、保護、利用發明、新型、設計之創作，以促進產業發展。為了使公眾能夠經由專利說明書的揭露瞭解該發明的技術內容，進而利用該發明開創新的發明，以達到促進創新的目的，我國專利法規定專利說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現（規定於現行專利法第26條第1項，以下稱可據以實現要件）。
 
 

然而，由於可據以實現要件之判斷主體為「發明所屬技術領域中具有通常知識者」，因此，在實務上，對於判斷說明書內容是否達到可據以實現的程度多有爭議，本文將以智慧財產法院103年度行專訴字第91號判決探討說明書對於可據以實現要件應注意的事項。
 
●案情摘要

一、事實概要

原 告前於民國100 年12月1 日以「影片傳輸結構」向被告智慧財產局申請新型專利，系爭專利請求項計11項，經被告編為第100222740號進行形式審查准予專利後，發給新型第 M428609號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人八達通傳媒科技有限公司（下稱八達通公司）以系爭專利有違核准時第108條準用第26條第2項、第 94條第1 項及第4 項等規定，對之提起舉發（於系爭專利核准時，可據以實現要件是規定於第26條第2項，現行專利法則規定於第26條第1項，先此敘明）。

經被告審查後，為「請求項1 至11舉發成立應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部決定駁回，原告仍未甘服，遂向法院提起行政訴訟，聲明原處分及訴願決定均撤銷。

二、系爭專利分析

           1. 系爭專利所欲解決之問題：

影音資料通常為高畫質之影像，檔案較為龐大，致傳輸過程有檔案遺漏及失真之情形，且習用之影片傳輸系統僅單純進行影片檔案資料之傳送，並無其他可供同步管理、保密、預覽、播放、查詢、下載、儲存、線上轉檔及線上客服等操作模式，較無法符合實際使用之需求。

            2. 系爭專利解決問題之技術手段：

系爭專利之技術手段如請求項1記載為：「一 種影片傳輸結構，包含有一處理單元、一顯示單元，係與處理單元連接；燒錄器，係與處理單元連接；一連接單元，係與處理單元連接；一儲存單元，係與處理單元 連接；一接收或播放單元，係與處理單元連接；一晶片模組，係與處理單元連接；一電源供應單元，係與處理單元連接；一網路傳輸單元，係與處理單元連接；及一 影音傳輸單元，係與處理單元連接。」

            3. 系爭專利對照先前技術之功能：

系爭專利請求項1 至6 、8 對照先前技術之功效，係可利用網路傳輸單元與電視公司進行連結，並利用各單元進行高解析度影音資料傳輸之動作，達到快速傳輸及避免於傳輸過程中產生影音資料失真之功效。

三、原告主張系爭專利說明書未違反充分揭露而可據以實現要件：

參 酌被告制訂之專利審查基準記載充分揭露而可據以實現要件應包括下列審查原則：發明說明之記載是否已明確且充分揭露，並在發明說明、申請專利範圍及圖式三者 整體之基礎予以審究。用於判斷系爭專利說明書是否達到充分揭露而可據以實現，是以系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，是否能瞭解其申請專利範圍，而可 據以實現作為判斷標準，而非以發明說明之記載作為判斷標準。發明說明之記載是否符合充分揭露而可據以實現之要件，係以申請專利範圍為對象，對於發明說明之 記載中，有記載而申請專利範圍中未記載之發明，無論發明說明之記載是否明確且充分揭露，均無關申請專利範圍，故未違反充分揭露而可據以實現之要件。

準 此，因系爭專利請求項1 至11未記載「每一技術特徵之軟硬體內容或軟硬體具體相互搭配方式」，無論系爭專利發明說明之記載，是否明確且充分揭露「每一技術特徵之如軟硬體內容或軟 硬體具體相互搭配方式」，均無違反專利法第108 條準用第26條第2 項之充分揭露而可據以實現要件。
 
●法院見解

一、    充分揭露原則之要件：

所 謂發明說明應明確，係指申請專利之發明應明確且記載之用語亦應明確。申請專利之發明應明確，應記載所欲解決之問題、解決問題之技術手段及技術手段解決問題 而產生之功效，且問題、技術手段及功效間，應有相對應之關係。所謂用語明確，係指應以發明所屬技術領域中之技術用語記載，用語清楚易懂，以界定其真正涵 義。換言之，充分揭露的發明說明應包含瞭解、判斷是否具專利性及實施申請專利之發明所需的內容。可據以實現，指發明說明之記載，應使發明所屬技術領域中具 有通常知識者，在發明說明、申請專利之發明及圖式等整體基礎，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用申請專利之發明，解決 問題，且產生預期之功效。

二、    先前技術所遭遇之問題：

依 系爭專利說明書第3 頁第21行至第4 頁第7 行雖記載：有相關業者研發出一種影片傳輸系統，其包括有一設於影片公司內之影片伺服器、一設於電視公司內之影片機盒，而影片伺服器可用以儲存及傳送電視公 司要的影片數位檔案，且影片機盒透過網際網路接收影片伺服器傳出之影片檔案資料。職是，可透過網際網路傳輸與接收影片數位檔案。然影片傳輸系統可改善習用 之缺失，由於目前之影音資料通常係為高畫質之影像，使得影音資料之檔案較為龐大，常會導致於傳輸過程中有檔案遺漏及失真之情形。可知先前技術所遭遇之問題 為從一設於影片公司內之影片伺服器透過網際網路傳輸影音資料至一設於電視公司內之影片機盒之傳輸過程，因影音資料之檔案龐大而有檔案遺漏及失真之情形。

三、    系爭專利無法據以實施：

依 系爭專利說明書第4 頁第15至18行記載：本創作之主要目的，在於可利用網路傳輸單元與電視公司進行連結，並利用各單元進行高解析度影音資料傳輸之動作，而達到快速傳輸及避 免於傳輸過程中產生影音資料失真之功效。可知系爭專利之目的，在於解決先前技術所遭遇透過網際網路傳輸影音資料之過程中有檔案遺漏及失真之問題，並達到快 速傳輸以及避免於傳輸過程中產生影音資料失真之功效。經查：

   1.  系 爭專利說明書第7 頁至第11頁所載系爭專利能達到之運作效果及相關之操作說明有：管理、加密、系統效能、訊息錯誤處理方法、操作介面、預覽功能、播放功能、查詢功能、智能 功能、操作介面之喜愛設定、檔案下載、操作、權限管理、退帶即時回報機制、檔案同步、擷取、線上轉檔、支援藍芽/Wifi 、備援支援、線上客服、遠端控制廣播級設備等項目。綜上所述，本創作影片傳輸結構可有效改善習用之種種缺點，可利用網路傳輸單元與電視公司進行連結，並利 用各單元進行高解析度影音資料傳輸之動作，而達到快速傳輸及避免於傳輸過程中產生影音資料失真之功效。

   2.  系 爭專利能達到之運作效果及相關之操作說明結論，雖有提及系爭專利能利用各單元進行高解析度影音資料傳輸之動作，能達到避免於傳輸過程中產生影音資料失真之 功效。然有關管理至遠端控制廣播級設備等相關內容，影片傳輸結構所解決者，為系爭專利說明書第4 頁第7 至10行所載「習用之影片傳輸系統僅係單純進行影片檔案資料之傳送，除此之外並無其他可供同步管理、保密、預覽、播放、查詢、下載、儲存、線上轉檔、線上 客服等操作模式，而較無法符合實際使用之所需」問題。職是，對於如何解決「透過網際網路傳輸影音資料的過程中有檔案遺漏及失真」問題以達成系爭專利目的之 技術手段，未予敘明，亦未明確指明各單元具有避免於傳輸過程中產生影音資料失真之功能，所屬技術領域具有通常知識者，依系爭專利說明書第12頁第1 至3 行所述「可利用網路傳輸單元與電視公司進行連結，並利用各單元進行高解析度影音資料傳輸之動作，而達到快速傳輸以及避免於傳輸過程中產生影音資料失真之功 效」技術內容，實難據以實施系爭專利之新型以解決習知技術所遭遇之問題，且產生預期之功效。職是，系爭專利說明書所載技術手段不能解決先前技術所遭遇透過 網際網路傳輸影音資料之過程中有檔案遺漏及失真之問題，無法達成其發明目的，其雖有記載解決問題之技術手段，然其採用之技術手段無法解決問題，足認系爭專 利違反充分揭露而可據以實現之要件，不符核准審定時專利法第108條準用第26條第2項之規定。

   3.  原 告雖主張依據系爭專利說明書第7 頁倒數第1 至3 行揭示可透過晶片模組之加密晶片檢查影音檔案是否已毀損或刪除，說明書第7 頁第13至17行揭示以影音傳輸單元之SDI 數位影像輸出/ 入介面、多數色差端子輸出/ 入介面、同步訊號輸出/入介面、影像輸出/入介面、聲音輸出/入介面及HDMI輸出/ 入介面與所需之影音設備進行連接，晶片模組及影音傳輸單元為避免檔案遺漏及失真之元件云云。惟系爭專利之目的在於利用網際網路傳輸影音資料，並避免於傳輸 過程中產生影音資料失真，而晶片模組之加密晶片是檢查傳輸至影片傳輸結構中之影音檔案是否已毀損或刪除，影音檔案為傳輸後之影音資料，其與足以避免於傳輸 過程中產生影音資料失真，兩者無關。再者，系爭專利第3 圖及說明書第7 頁第10至17行所述利用通訊介面、網路傳輸單元與相關之電信業者、電腦及電視公司進行連結，並以影音傳輸單元與所需之影音設備進行連接。已說明系爭專利 之影片傳輸結構係以網路傳輸單元與電視公司進行遠距離傳輸影音資料，而以影音傳輸單元(SDI、HDMI) 與周遭影音設備連接。因影音傳輸單元並非用於網路傳輸影音資料，亦與足以避免於傳輸過程中產生影音資料失真無涉。準此，益徵原告主張晶片模組及影音傳輸單 元為避免檔案遺漏及失真之元件云云，並非可採。
 
●結論

根據此判決之見解，原告雖主張加密晶片檢查影音檔案是否已毀損或刪除，以避免檔案遺漏及失真。然影音檔案為傳輸後之影音資料，其與足以避免於傳輸過程中產生影音資料失真無涉，故系爭專利提及能利用各單元進行高解析度影音資料傳輸之動作，實難據以實施系爭專利之新型以解決習知技術所遭遇之問題，且產生預期之功效，故違反充分揭露而可據以實現之要件。

據此，說明書要符合可據以實現要件，除了使所 屬技術領域具有通常知識者能瞭解其內容並據以製造及使用之外，還必須要能夠解決說明書中記載之先前技術所遭遇的問題及產生預期之功效。故發明人在敘明先前 技術所存在的問題時，應確定發明的技術內容實質上解決哪些問題，除了避免陳述其他與發明無關的問題之外，對於非確切知悉可解決之問題或缺失也應避免記載， 而可考慮將發明相對之優點記載於「實施方式」中，以降低專利權因違反可據以實現要件而遭撤銷之可能性。

再者，在此判決中，雖系爭專利有提及能利用各單元進行高解析度影音資料傳輸之動作，解決傳輸過程中產生影音資料失真之問題，但所屬技術領域具有通常知識者仍無法理解各單元是如何達成高解析度傳輸之動作。因此，說明書應避免僅用功能或抽象的方法記載技術手段之實施方式。例如，對於物之發明來說，除說明各元件的結合關係之外，可進一步敘明其作動過程或操作步驟。對於電腦軟體發明來說，可進一步敘明實現關鍵技術或特定功能之流程、運算式或規則，以降低專利權因違反可據以實現要件而遭撤銷之可能性。