中國大陸專利說明書對於充分公開的要求 - 從小i機器人一案討論

●    前言

「一 種聊天機器人」的發明專利權人起訴蘋果公司的Siri產品侵權，因此遭到蘋果公司以無效宣告作為反擊。在無效宣告的行政爭訟過程中，專利復審委員會維持專 利有效，北京市第一中級人民法院也維持專利有效，但到了北京高等人民法院則推翻先前專利復審委員會及北京市第一中級人民法院的認定，判專利無效，其主要理 由是違反2001年的中國專利法第26條第3款、專利法第26條第4款、專利法實施細則第20條第1款¹。除非另外強調，本文論及的專利法皆指2001年的中國專利法。

●    小i機器人案件簡介

小 i機器人是一間智慧型機器人的技術提供商和平台運營商，成立於2001年，有許多關於機器人智能技術的相關專利申請。小i機器人擁有包括聊天機器人系統專 利證書、短信機器人系統專利證書、基於人工智慧的知識問答快速處理系統專利證書、實現網頁自動客戶服務的方法和裝置專 利證書、用於進行語音辨識的方法、裝置和設備專利證書、通過人機交互技術實現自動客戶服務的方法和設備專利證書、通過人機交互技術與用戶進行個性化行銷的 方法和設備專利證書等²。其中與本文有關的案件是由上海贏思軟件有限公司在2004年8月13日提出專利名稱為「一種聊天機器人」的發明專利申請案，獲准於2009年7月22日公告授權³。後於2012年1月4日專利權讓與給上海智臻網絡科技有限公司。
 

2010年蘋果公司(Apple Inc.)購買了Siri公司。2011年12月6日蘋果公司(Apple Inc.)在其新款手機(iPhone 4S)推出Siri功能。2012年6月上海智臻網絡科技有限公司告蘋果公司，起訴其Siri產品侵權。
 

2012年11月19日蘋果公司向國家知識產權局專利復審委員會請求宣告聊天機器人專利權(專利公告號CN100518070C)無效。專利復審委員會於2013年9月3日做出維持專利權有效的決定⁴。蘋果公司不服，上訴至北京市第一中級人民法院。北京市第一中級人民法院五名法官審理合議，於2014年7月8日仍維持專利權有效⁵。蘋果公司不服，再上訴至北京市高等人民法院。北京市高等人民法院於2015年4月21日宣判專利權無效⁶。

●    無效案件關於充分公開的爭點
 

專利法第二十六條第三款規定：說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準。因此，說明書中應當詳細公開至少一種實現發明的方式，完整地公開理解和實現發明所有必不可少的技術內容。
 

系爭案(專利申請號：200410053749.9)授權公告時的權利要求1為：
 

“1. 一種聊天機器人系統，至少包括：

一 個用戶；和一個聊天機器人，該聊天機器人擁有一個具有人工智慧和資訊服務功能的人工智慧服務器及其對應的資料庫，該聊天機器人還擁有通訊模塊，所述的用戶 通過即時通訊平台或短信平台與聊天機器人進行各種對話，其特徵在於，該聊天機器人還擁有查詢服務器及其對應的資料庫和遊戲服務器，並且該聊天機器人設置有 一個過濾器，以用來區分所述通訊模塊接收到的用戶語句是否為格式化語句或自然語言，並根據區分結果將該用戶語句轉發至相應的服務器，該相應的服務器包括人 工智慧服務器、查詢服務器或遊戲服務器。”
 

根據本案專利說明書的記載，本專利的發明目的是「提供一種聊天機器人系統，用戶可以和機器人聊天，但得到的是十分擬人化的對話，除了互動式的對話，更可以‘命令’機器人為用戶查詢資訊、做遊戲等」。因此，本案爭點⁷之一就在於遊戲功能是否為本專利權利要求1所記載的必要技術特徵，而說明書中關於實現遊戲功能是否公開充分？

（1）本案實現遊戲功能是否需於說明書中充分公開

本 案說明書中對於「遊戲服務器」並未詳細說明其工作原理，圖1及說明書第3頁僅顯示“機器人2….另一端連接人工智慧服務器3和/或查詢服務器4和/或遊戲 服務器5”。而在說明書第5頁還記載了“在機器人中我們特別宣導互動性，機器人可以實現以下互動遊戲(智力闖關、智力問答、24點、猜數字等)”。因此， 對於圖1及說明書第3頁的揭示是否須提出說明或者教示達到實現第5頁所述的遊戲功能，即為爭點所在。
 

復 審階段的審理並未論述遊戲功能是否為本專利權利要求1所記載的必要技術特徵，然而其對於無效宣告請求人(蘋果公司)的主張予以回覆，「針對請求人提出的本 專利實施例沒有給出如何利用遊戲服務器5來實現遊戲功能的無效理由，合議組認為…因此本領域技術人員根據說明書的上述記載能夠實現本發明利用聊天機器人系 統的遊戲服務器互動遊戲的功能。」。因此，復審階段似乎是直接認為遊戲功能在說明書中的公開內容已經足夠充分，能使所屬領域的技術人員根據說明書的記載即 可實現遊戲功能。
 

一審法院則認為“根據本專利的發明目的可知，本專利首先要實現擬人化的對話，而遊戲功能是在擬人化對話的基礎上的附加功能，並不是實現本發明必不可少的技術內容。”
 

二審法院認為：根 據本專利授權歷史檔案，智臻公司認可遊戲服務器功能是本專利具備創造性的重要原因，國家知識產權局予以授權也是充分考慮了智臻公司的上述陳述，因此，不應 認定遊戲功能屬於附加功能。根據本專利說明書的發明目的可知，實現遊戲功能是本專利實現擬人化的一種表現形式，並非擬人化的附加功能。相應的，遊戲功能也 應當是本專利權利要求1所記載的必要技術特徵。獨立權利要求應當表述一個針對發明所要解決的技術問題的完整的技術方案。根據本專利說明書的記載，實現遊戲 功能也是本專利權利要求1的技術方案所要實現的功能。

小 結：由於本案在專利審查的過程中，專利權人答辯主張遊戲服務器的存在使得權利要求1相對於對比文件1具有實質性特點。因此遊戲功能是使本專利具備創造性的 技術特徵，而如何實現遊戲功能是實現本專利必不可少的技術特徵。獨立權利要求應當表述一個針對發明所要解決的技術問題的完整的技術方案，因此，實現遊戲功 能應也是本專利權利要求1的技術方案所要實現的功能。

（2）本案實現遊戲功能是否有充分公開

同樣的，對於圖1及說明書第3頁的揭示是否能夠達到實現第5頁所述的遊戲功能，即為爭點所在。
 

專利復審認為：“本 專利說明書第3頁第11－14行記載了「聊天機器人9本質上是一個或若干個機器人服務器2，其中設置有通訊模塊21、過濾器22、對話模塊23、查詢模塊 24，其一端連接用戶1，另一端連接人工智慧服務器3和/或查詢服務器4和/或遊戲服務器5」，如本專利附圖1所示，即實施例中公開了用戶通過機器人服務 器2連接到遊戲服務器5。另外，本專利說明書第5頁第7－9行記載了“在機器人中我們特別宣導互動性，機器人可以實現以下互動遊戲(智力闖關、智力問答、 24點、猜數字等)”。本領域技術人員由上述記載內容能夠實現，用戶通過即時通訊平台與聊天機器人進行對話，該聊天機器人的另一端連接遊戲服務器，根據聊 天機器人識別的對話內容，用戶就可以利用遊戲服務器實現以文字互動為基礎的遊戲功能，因此本領域技術人員根據說明書的上述記載能夠實現本發明利用聊天機器 人系統的遊戲服務器互動遊戲的功能。”
 

一審認為：“為 實現擬人化對話，本專利說明書第3 頁第15-18行記載了「用戶1輸入一句子在即時通信平台並通過網路傳送給聊天機器人9，經通信模塊21 接收後送到過濾器22，進行是否為格式化命令語句的判斷；如果是格式化命令語句，即送到查詢模塊24 處理，如果是一個自然語句，則送到對話模塊23」處理，即過濾器將用戶語句按照其形式化分為格式化語句和自然語句，並對其分類處理，從而加快處理速度、實 現擬人化對話，但過濾器本身並不對用戶語句所需執行的內容予以區分。對於權利要求1中限定的遊戲服務器，本領域技術人員運用其普通技術知識可以明瞭遊戲服 務器主要涉及提供服務的內容，需要對用戶語句進行語言分析才能判斷其是否與遊戲功能相關，因此聊天機器人系統必然對用戶語句進行語言分析，將語言分析後與 遊戲相關的內容發送至遊戲服務器，這也是本領域技術人員根據其普通技術知識能夠實現的。”以及“此外，本專利說明書第5 頁第7-9 行記載了「在機器人中我們特別宣導互動性，機器人可以實現以下互動遊戲(智力闖關、智力問答、24 點、猜數字等) 」，其遊戲主要是問答形式的文字互動遊戲，本領域技術人員可以基於用戶語句的分析和處理得以實現。”
 

二審則認為：“說 明書僅僅記載了具有一個遊戲服務器以及提到實現互動遊戲的設想，而對於遊戲服務器與聊天機器人的其他部件如何連接，例如，對什麼樣的用戶輸入的什麼內容傳 送到遊戲服務器以及如何將用戶的指令傳送到遊戲服務器中，完全沒有記載。此外，根據說明書的記載和教導，過濾器對用戶輸入語句進行判斷，判斷為格式化語句 的則通過查詢模塊24輸出到查詢服務器4，而判斷為自然語句的則通過對話模塊23輸出到人工智能服務器3。因此，根據本專利說明書的記載，本專利的聊天機 器人系統中，如果用戶輸入的是和遊戲相關的語句，即使其能夠由過濾器分析處理，其也只是被過濾器判斷為自然語句或格式化語句，而送到人工智能服務器3或查 詢服務器4中，而根本不可能送到遊戲服務器5中。”
 

關於專利復審認定的“本領域技術人員根據說明書所記載的內容以及聊天機器人識別的對話內容，用戶就可以利用遊戲服務器實現以文字互動為基礎的遊戲功能”。二審法院則認為：由於本專利說明書未記載該技術方案，也沒有記載這樣的語言分析模塊或裝置，因此認定專利復審委員會的上述認定缺乏事實依據。
 

關 於一審認定的“對於權利要求1中限定的遊戲服務器，本領域技術人員運用其普通技術知識可以知曉，聊天機器人系統必然對用戶語句進行語言分析，將語言分析後 將與遊戲相關的內容發送至遊戲服務器”。二審法院不認同，其理由在於“因為本專利說明書中並未記載這樣的語言分析模塊或裝置，更未記載如何對相關的語句進 行分析處理後將與遊戲相關的內容發送到遊戲服務器”。 二審法院還認為：“此 外，判斷說明書是否充分公開的依據在於本領域技術人員根據說明書的記載能夠確定的內容，即，說明書記載的信息量應當足夠充分，或者至少應當提供足夠明確的 指引，以促使本領域技術人員據此獲知相關的現有技術來具體實現本專利的技術方案。但原審判決卻認為只要本領域技術人員可以實現的內容就屬於公開充分，而不 考慮這些內容是否已經在說明書中被教導、記載或指引，這顯然不符合專利法第二十六條第三款的立法本意。”
 

小 結：本案的一審法院認為只要是本領域技術人員可以實現的內容就屬於公開充分，然而二審法院確認為判斷說明書是否充分公開的依據在於本領域技術人員根據說明 書的記載能夠確定的內容是否充分公開，即考慮這些可以實現的內容是否已經在說明書中有被教導、記載或指引。專利權人打算向中國最高人民法院提出申訴，其認 為二審判決對於發明專利公開的要求超出了專利法的規定、對擬人化標準的理解存在錯誤、二審對遊戲服務器的理解存在錯誤。專利權人還認為二審法官得出專利公 開不充分的判斷，主要是因為並未站在專利法規定的“本領域技術人員”角度看待問題⁸。若專利權人提出上訴再審，本案對於「充分公開」的標準或許在最高法院還有變化，因此值得繼續觀察。

●    現行法關於充分公開的規定
 

（1）現行專利法之規定

第三次修法後的現行專利法第二十六條第三款規定，說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準。此規定與前述的舊法相同，因此判斷標準應無差異。

（2）現行審查指南之規定

審 查指南規定，說明書對發明或者實用新型作出的清楚、完整的說明，應當達到所屬技術領域的技術人員能夠實現的程度。也就是說，說明書應當滿足充分公開發明或 者實用新型的要求。說明書應當清楚地記載發明或者實用新型的技術方案，詳細地描述實現發明或者實用新型的具體實施方式，完整地公開對於理解和實現發明或者 實用新型必不可少的技術內容，達到所屬技術領域的技術人員能夠實現該發明或者實用新型的程度。因此所屬技術領域的技術人員無須付出創造性勞動，依照說明書 的內容即可實現。
 

由以上指南看來，關於「充分公開」的基本要求就是「對於理解和實現發明或者實用新型必不可少的技術內容必須完整地公開」。發明或者實用新型的必不可少的技術內容則是解決技術問題所必要的技術手段。

 ●    結語

從 上述案例與現行審查指南看來，關於「充分公開」的基本要求就是「對於理解和實現發明或者實用新型必不可少的技術內容必須完整地公開」。發明或者實用新型的 必不可少的技術內容則是解決技術問題所必要的技術手段。獨立權利要求應當表述一個針對發明所要解決的技術問題的完整的技術方案，達到權利要求的技術方案所 要實現的功能。專利申請的審查歷程則可更進一步明確哪些技術是具有「實質性特點」，對於這些具有實質性特點的技術則必須充分公開在說明書當中。
 

根 據目前二審(終審)的認定，「充分公開」是要能夠使「所屬技術領域的技術人員能夠實現」的技術內容，對於「所屬技術領域的技術人員能夠實現」的記載須有足 夠明確的信息量或足夠明確的指引，因此還進一步要求須「在說明書中有教導、記載或指引」這些內容。由於上述案件的問題在於說明書中對於「遊戲服務器」此一 必要元件的描述過於簡陋，導致專利權人、復審及一審都想辦法「解釋」遊戲服務器的工作原理或作用，而且是唯一的解釋⁹，然而，這樣 的解釋或說明並沒有出現在獲准公告的說明書中。這些技術內容的「解釋」的執行者應該是有賴於「所屬技術領域的技術人員」，不同程度的技術人員就可能導致解 釋的結果不同。由於所屬技術領域的技術人員本就是一個虛擬人物，難以標準化確定，因此二審還創造出審查指南沒有的「在說明書中有教導、記載或指引」的要 求。
 

所 屬領域的技術人員是否能夠實現發明技術方案是判斷說明書公開是否充分的基礎。對現有技術或者發明與最接近的現有技術共有的技術特徵，一般來說可以不作詳細 描述，但對發明區別於現有技術的技術特徵一般應當要有足夠詳細地描述。因此一份專利說明書在遞交時，對於所有的必要技術元件最好還是完整的揭露所有可能的 實施例及其相關說明，以避免公開不充分而導致無效。

●    備註

1. 依據《中華人民共和國立法法》第八十四條的上述規定，並參照國家知識產權局制定的施行修改後的專利法的過渡辦法，本案應適用2001 年《專利法》及其實施細則進行審理。
2. http://www.xiaoi.com/
3. 專利申請號：200410053749.9
4. 無效宣告請求審查決定第21307號。
5. 北京市第一中級法院(2014)一中知行初字第184號。
6. 北京(2014)高行(知)終字第2935號。
7. 本案有許多爭點(包括涉案專利權的說明書是否充分公開、權利要求請求保護的範圍是否清楚、權利要求是否缺少必要技術特徵、權利要求是否能夠得到說明書的支援、本專利相對於對比文件是否具備新穎性、創造性等)，但本文僅討論”公開充分”的爭點，省略其他爭點。
8. http://news.hexun.com/2015-05-07/175618828.html
9.若非唯一解釋，則構成不清楚或不完整，仍然違反第二十六條的規定。