層狀結構是否為新型專利的適格標的 - 智慧財產法院98年度行專訴字第38號判決及102年度行專訴字第101號判決

●前言

專 利法第104條明定：「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作」。2013年版審查基準第四篇新型專利形式審查第1章第2節新 型的定義中亦載明：「申請專利之新型僅限於有形物品之形狀、構造或組合的創作，非僅屬抽象的技術思想或觀念，因此舉凡物之製造方法、使用方法、處理方法 等，及無一定空間形狀、構造的化學物質、組成物，均不符合新型之定義」。簡言之，如果創作的本質是一種方法(method)、化學物質 (chemical)或者一種組成物(composition)都不能作為新型的適格標的。又，為了使新型專利的適格標的更臻明確，對於物品、形狀、構 造、組合等文字，審查基準中也都有明確的定義。本文所欲探討的層狀結構應對應到新型專利標的中的物品的「構造」。2013年版審查基準第四篇第1章第 3.1.2.2節對於構造詳細界定：「構造，指物品內部或其整體之構成，實質表現上大多為各組成元件間的安排、配置及相互關係，且此構造之各組成元件並非 以其本身原有的機能獨立運作者。例如『具有可摺傘骨之雨傘構造』、『對號鎖之改良構造』，係以構造作為技術特徵，符合構造之規定。又物品之層狀結構亦屬構 造的技術特徵，符合構造的規定，例如物品的鍍膜層、滲碳層、氧化層等」。以下將透過法院的實務見解使讀者能夠更加理解關於層狀結構作為新型專利標的之適格 性。

●    案例1：智慧財產法院98年度行專訴字第38號判決

一、案件爭點

(一)事實摘要：

原 告前於民國95年2月9日以「油炸花生之外裹層」向被告智慧財產局申請新型專利，經被告形式審查後准予專利。嗣參加人以該專利不符新型專利要件，對之提起 舉發。案經被告審查，為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告仍不服，遂向法院提起行政訴訟，聲明訴願決定及原處 分均撤銷。

(二)原告主張摘要：

一、依「專利審查基準」，其中「2.1.1.2物品之形狀、構造或裝置」所述「層狀結構之物品亦屬新型專利之標的。例如：物品之滲碳層、氧化層等屬於層狀結構者，亦屬新型專利之標的」。
 

二、 系爭專利於申請專利範圍所述者，其於花生外部表面施以一層包含食用竹炭粉、麵粉、糖粉及蘇打粉之外裹層，此外裹層相較於既有花生粒而言，已明顯改變花生粒 的表皮外觀形狀（例如：使花生表面為混合有竹炭之細微顆粒的外裹層，使花生粒表面改為細微顆粒面），使花生粒之構造、形狀均產生明顯變化，而能達到新穎之 功效。故依「專利審查基準」之規定，系爭專利符合專利法規定，為新型專利之標的。

(三)被告主張摘要：

一、依專利法第93條之規定「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作」，是以凡非屬物品之形狀、構造或裝置之創作，仍不得依法申請取得新型專利。
 

二、 按當時專利審查基準第四篇「新型形式審查」第一章「新型專利形式審查」第2.1.1.2節針對新型物品之形狀、構造或裝置之意義有如下敘述：「物品之形 狀：指物品具有可從外觀觀察到確定之空間輪廓者。…應特別說明者：…只改變物品之材料成分，如板材、線材、型鋼等，而未改變其形狀者，並非新型專利之標 的。物品之構造：指物品內部或其整體之構成，實質表現上大多為各組成元件間之安排、配置及相互關係，且此構造之各組成元件並非以其本身原有之機能獨立運作 稱之。…至於物質之分子結構或其成分，則不屬於新型專利所稱物品之構造，例如食物、藥品或飲料之創作，僅涉及其化學成分或含量之變化，而不涉及物品之結構 者，不屬新型專利之標的。又申請專利之新型如相對於先前技術只是材料的分子結構或成分不同，例如以塑膠材料替換玻璃做成相同形狀之茶杯、僅改變焊藥成分之 電焊條，均不屬新型專利之標的」。
 

三、 由申請專利範圍之內容明顯可知，系爭專利之技術特徵係在於該外裹層之構成材料（食用竹炭粉、麵粉、糖粉及蘇打粉）及其形成步驟，又證之系爭專利發明說明所 載「先前技術」可知，該外裹層相較於先前技術之包裹糖粉、麵粉等之油炸花生的外裹層，僅涉及材料成分之變化(即新增食用竹炭粉及蘇打粉)，並未有形狀、構 造上之改變，而在形成步驟上除混料成分新增食用竹炭粉及蘇打粉外，操作步驟與先前技術完全相同；換言之，系爭專利之油炸花生之外裹層，其技術特徵僅在於外 裹層之材料成分，而非在於外裹層之形狀或構造，因此系爭專利申請專利範圍第1項所申請油炸花生之外裹層，非屬對物品之形狀、構造或裝置之創作。
 

四、 專利審查基準第四篇「新型形式審查」第一章「新型專利形式審查」第2.1.1.2節，於解釋物品之構造時描述：「指物品內部或其整體之構成，實質表現上大 多為各組成元件間之安排、配置及相互關係，且此構造之各組成元件並非以其本身原有之機能獨立運作稱之」，並以層狀結構為其例示之一，其並非表示任何具備 「層」之結構或物品，或名之為「層」之結構或物品均可為新型專利之標的，其尚須符合一定之要件。參諸附件之我國新型審查基準有關新型專利之標的的認定標準 可知，所請物品是否屬新型專利之標的須就申請專利範圍之實質內容及其技術特徵加以認定，而非單以物品名稱得逕予論斷。
 

二、法院見解

一、 「層狀結構之物品亦屬新型專利之標的。例如物品之滲透層、氧化層等屬於層狀結構者，亦屬新型專利之標的云云」等語，僅為物品構造的例示說明。有關物品之構 造發明，是否屬於新型專利之標的，仍須考量其是否為物品內部或其整體之構成，包含各組成元件間之安排、配置及相互關係，且此構造之各組成元件並非以其本身 原有之機能獨立運作，始符合相關規定。
 

二、 系爭專利所申請油炸花生之外裹層，依據說明書之內容，其與先前技術之差異僅在於多添加了竹炭粉及蘇打粉，雖然系爭專利主張該組成成分的不同可使既有花生粒 的表面產生明顯的變化（例如從光滑到微粒粗糙，從土色到黑色），而且讓花生粒的口感產生新的層次，達到令食用者產生新穎健康口感之功效云云，然此功效上的 改變並非外裹層與花生之間的安排、配置及相互關係，且此構造之各組成元件並非以其本身原有之機能獨立運作所導致，僅為多添加竹炭粉及蘇打粉的材料成分所產 生，故系爭專利所請外裹層並非屬於新型之標的。

●    案例2：智慧財產法院102年度行專訴字第101號判決
 

一、案件爭點

(一) 事實摘要：

參加人於民國98年7月30日以「一種微粒結構」向被告申請新型專利，經被告形式審查後准予專利。嗣原告以該系爭專利不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告審查為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願機關決定駁回，原告猶未甘服，遂向法院提起行政訴訟。

以下僅摘要關於新型專利標的之部分。

(二) 原告主張摘要：

一、系爭專利僅為一種食物或藥品，而審查基準已明確指出：「例如食物、藥品或飲料，通常僅涉及化學成分或含量之變化而不涉及物品之結構，不屬新型專利之標的。」
 

二、 系爭專利申請專利範圍第1項記載該微粒結構由一核心部及一外膜衣層所構成；系爭專利申請專利範圍第15項記載該微粒結構由一核心部、一外膜衣層及一外碳粉 層所構成。該核心部、外膜衣層及外碳粉層，皆為習知藥品之基本結構，系爭專利申請專利範圍第1、15項僅改變層狀材料之物品層狀結構，不屬新型專利之標 的。再退步言，系爭專利申請專利範圍第1項、第15項之特定技術特徵若包括碳粉粉粒形狀之改良，惟上述專利審查基準已補充規定：「該粉末狀、顆粒狀等不具 確定形狀之物質或材料均非屬新型之標的」。尤其專利審查基準更明確指出：「例如碳粉、燃料及氧化劑混合而成的粉粒狀物，因屬無確定形狀之物質，非屬新型專 利之標的」。

(三) 被告主張摘要：

一、 系爭專利申請專利範圍第1、15項獨立項所載標的是微粒結構，即屬新型審查基準第3.1.1所稱之「物品」，另依據審查基準第四篇新型專利形式審查第 3.1.2形狀、構造或組合之規定，系爭專利實已符合「請求項主體部分所載之技術特徵如有一結構特徵，該新型即符合形狀、構造或組合的規定。若物品之技術 特徵除形狀、構造或組合外，又涉及材料成分或製造方法之改良，仍符合形狀、構造或組合的規定」，申請專利之新型是否符合物品之形狀、構造或組合的規定，應 判斷二項要件，即形狀與構造，而系爭專利請求項前言部分實已記載一物品（微粒結構），且主體部分所載之技術特徵亦有一結構特徵（例如形狀、構造或組合即系 爭專利的一核心部，主要由碳粉及黏合劑混合形成；一外膜衣層，係包覆於該核心部之表面上），顯然只要是有具體的物品及結構特徵就符合物品之形狀、構造或組 合。所以，物品請求項如存在一個以上屬形狀、構造或組合之技術特徵，該新型即符合物品之形狀、構造或組合的規定。
 

二、 若新型專利請求項中非屬形狀、構造、裝置之特徵不為限定條件，無異不當擴大其專利權範圍，有損公眾利益，且將新型專利請求項中非屬形狀、構造、裝置之特徵 視為習知技術，可能背離專利申請人於說明書中所載系爭專利所欲解決之問題及所達成之功效，以致進步性審查時無從考量該請求項所載之技術所達成之功效。而訴 訟理由主張98年行專訴38號判決所請外裹層亦非屬新型之標的，該案技術並非與系爭專利相同領域，且該判決並不能拘束本訴訟之判斷。

(四)參加人主張摘要

判斷申請專利範圍獨立項…當該單一請求項存在一個以上屬物品之形狀、構造或裝置之特定技術特徵，即屬適格之標的。例如該請求項雖然部分特定技術特徵在於材料或方法，然尚有部分特定技術特徵屬物品之形狀、構造或裝置者，仍屬適格之標的。

二、法院見解

一、 按新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，審定時專利法第93條定有明文。準此，申請專利之新型是否合於上開法條所定之「新型 標的」，應以請求項所載新型整體為斷，即請求項之新型整體必須(1)為利用自然法則之技術思想；(2)範疇為物品；且(3)主要技術特徵包含形狀、構造或 裝置之創作，始屬新型標的。所謂「物品」，係指具有確定形狀且佔有一定空間者，是以新型排除液體、粉末、顆粒等不具確定形狀之物質或材料，或未佔有一定空 間之氣體。換言之，倘申請專利之新型非為「物品」，縱使其係利用自然法則於「形狀」、「構造」或「裝置」之創作，仍不合上開新型之標的。2009年制頒之 「專利審查基準」「第四篇　新型專利形式審查」「第一章　形式審查」「3.1　物品之形狀、構造或裝置」「3.1.1物品」載有「…新型專利之標的排除各 種方法、用途、動物、植物、微生物、其他生物材料及不具確定形狀的物質。」，「3.1.2.1　形狀」載有「氣體、液體、粉末狀、顆粒狀等不具確定形狀之 物質或材料均非屬新型之標的」等內容，即為相同見解。
 

二、 查系爭專利獨立項即申請專利範圍第1項、第15項雖界定有「核心部」、「外膜衣層」、「外碳粉層」等技術特徵而包含有「構造」之創作內容，惟該「微粒結 構」是否具有「確定形狀」，或僅為不規則之粉末或顆粒，亦即系爭專利之範疇是否為「物品」，未見被告於原處分書有所說明，宜由智慧局就此進行第一次判斷。

三、智慧局重審之舉發審定書摘要

系 爭專利第1、15項所請內容屬新型之定義，無違反專利法第93條之規定。經查，系爭專利第1項為一種微粒結構，包括：一核心部，主要由碳粉及黏合劑混合形 成；一外膜衣層，係包覆於該核心部之表面上。依據所述微粒結構，仍包括有核心部、外膜衣層之兩層構造，這些結構並非單純的分子結構，且此層狀結構之設計與 使用係有其重要意義，另系爭專利所請的標的雖屬微粒，但在技術內容中係以微粒之形狀或結構具體呈現，並非以隨該容器變化的不確定形狀之粉末作標的請求，且 系爭專利的微粒是依據說明書及圖式所揭示的技術將該顆粒之形狀、結構具體呈現，已具特定結構、形狀及一定空間，當應屬新型標的所稱之物品，請求項第1項之 微粒已屬新型標的所稱之物品，當無違反專利法第93條之規定；而第15項所請微粒結構，亦包括有核心部、粒徑為420μm～1200μm之內層微粒、包覆 核心部表面之外膜衣層、包覆於該外膜衣層表面之外碳粉層之三層結構，所請技術確具體呈現上述構造，雖該請求技術有進一步界定該內層微粒之粒徑尺寸，惟此僅 是條件進一步限定，第15項所請微粒是依據說明書及圖式所揭示的技術將該顆粒之形狀、結構及尺寸規格具體呈現，已具特定結構、形狀及一定空間，當應屬新型 標的所稱之物品，請求項第15項之微粒已屬新型標的所稱之物品，更何況該第15項所揭露碳粉與黏合劑形成的內層微粒之核心部、外膜衣層、外碳粉層等結構， 所請並非材料成份的單一改良，所請微粒結構在符合物品定義的前提下，且主體部分所載的技術內容已包含至少一結構特徵（形狀、構造或組合），依專利法第93 條規定：「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作」，並無規定請求項之物品同時符合2項以上之結構特徵，始認定符合新型標的； 且依據2009年版專利審查基準第4-1-4、4-1-5頁新型之形狀判斷原則，系爭專利應符合「若其特定技術特徵同時包含對於形狀及材料成分之改良，基 於其具備形狀上之改良，則仍屬新型專利之標的」之規範，系爭專利並無違新型專利標的規定。

●    結論
 

關於新型專利的適格標的之認定，此二判決的基準差異分析如下：

於案例1中，法院認為有關物品之構造發明，是否屬於新型專利之標的，仍須考量其是否為物品內部或其整體之構成，包含各組成元件間之安排、配置及相互關係，且 此構造之各組成元件並非以其本身原有之機能獨立運作，始符合相關規定。當產生的功效非屬各組成元件間之安排、配置及相互關係所致或組成元件僅以本身原有機 能獨立運作時，則非屬新型專利的適格標的。

於案例2中，法院見解為請求項之新型整體必須(1)為利用自然法則之技術思想；(2)範疇為物品；且(3)主要技術特徵包含形狀、構造或裝置之創作，始屬新 型標的。至於系爭專利之標的是否為新型標的，因智慧局於原處分書未有說明，法院尊重原處分機關的第一次判斷權，發回給智慧局進行判斷。

後續智慧局於重審之舉發審定書中載明，請求項之新型應為利用自然法則之技術思想，其範疇為物品，且主體部分所載的技術內容已包含至少一結構特徵（形狀、構造 或裝置），並不再問當中各組成元件之安排、配置、相互關係或是否僅以原有機能獨立運行。而對比於新型專利的適格性標準的放寬，對於新型專利的進步性審查也 因應有所調整。根據2013年版審查基準第五篇舉發審查第1章第4.3.1.3節有關實體要件之爭執中，指出：「新型請求項之進步性審查，應視請求項中所 載之非結構特徵是否會改變或影響結構特徵而定；若非結構特徵會改變或影響結構特徵，則先前技術必須揭露該非結構特徵及所有結構特徵，始能認定不具進步性； 若非結構特徵不會改變或影響結構特徵，則應將該非結構特徵視為習知技術之運用，只要先前技術揭露所有結構特徵，即可認定不具進步性。

智慧局觀點基本上與2013年版審查基準第五篇舉發審查第1章第4.3.1.3.1節新型定義之審查相同：「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形 狀、構造或組合之創作。申請專利之新型必須(1)利用自然法則之技術思想；(2)範疇為物品；且(3)具體表現於形狀、構造或組合。…申請專利之新型是否 符合前述(2)及(3)物品之形狀、構造或組合，請求項前言部分應記載一物品，主體部分所載之技術特徵必須有一結構特徵，亦即只要有一結構特徵就符合物品 之形狀、構造或組合。」換言之，當層狀結構符合前述條件時，則其應屬於新型專利的適格標的，惟須注意者為進步性的判斷，當層狀結構之非結構特徵且其不會改 變或影響結構特徵時，將被視為習知技術之運用，若先前技術揭露所有結構特徵，即認定不具進步性。