本文分析申請案說明書與圖式內容、官方審查意見通知函之訊息，就目前申請衍生設計與細微差異下各案獨立申請案相比，以瞭解如何在不同物品中正確使用所需的申請方式

 案例一、細微線條差異－各案申請
         1.        手機部分設計

兩 案例原以整體申請，經審查意見通知而修正為部分申請而核准。兩案例中的差異處在於玻璃螢幕，一案以虛線申請，另一案以實線並搭配陰影線申請。目前實務藉由 陰影線配合說明以強調特徵處與另案不同，可以陰影線強調所表現平面、弧面、不規則表面或透明等造型。本案例中，在手機普遍為大眾所使用的領域中，針對玻璃 螢幕的細微線條差異下特別容易區別，可各別以獨立的部分設計案申請，審查實務上並不會認定其近似而要求以衍生設計申請。

 2.        纜線卷部分設計

兩 案例中的差異處在於透明纜線卷，一案以實線及陰影線係表現透明或半透明，且陰影線說明其非表面之裝飾申請，另一案以虛線表示纜線卷為不主張設計之部分。在 本案例中，兩案因有無線卷造型形成兩案整體外形產生視覺上明顯的差異，因此，可在同日申請且實線與虛線差異下各別以獨立的部分設計案申請，審查實務上並不 會認定其近似而要求以衍生設計申請。

3.        便箋整體設計

三案例中的差異處在於便箋是否具有一打折線，或一增加厚度的結合單元。在此細微線條讓整體視覺產生明顯差異下可各別以獨立的整體設計案申請。審查實務上並不會認定其近似而要求以衍生設計申請。

4.     筆電整體設計

兩案例中的差異處在於底座背面等部分線條，因電腦領域的消費者特別留意產品外形及功能，譬如整體無縫隙的美觀外型。因此，在此同日（優先權日）申請且僅筆電底座（非視覺正面）的細微線條差異下可各別以獨立的整體設計案申請，審查實務上並不會認定其近似而要求以衍生設計申請。

綜合上述案例可知，針對電子3C產品消費者注意程度較高，各案雖僅是細微差異但整體視覺效果明顯不同可各別申請獨立設計案，即整體設計與整體設計各自申請，或部分設計與部分設計各自申請，可不必先以原設計與衍生設計方式申請。

5.        襯墊整體設計－違反先申請原則並要求擇一或改請

本案例與上個案例大致相同，即兩案中為同人申請但申請日不同、優先權日相同的申請案例，但本案例經申復以衍生設計申請，即審查實務上認定其近似而要求以衍生設計申請。

 案 例申請過程：先申請的申請案號原為102300600，經改請衍生設計為102300599D01案號，而申請時因先申請必須以整體設計申請，非為衍生設 計申請。後申請102300599案號經審查認為：「本案「襯墊」與同一申請人同日申請之第102300600號專利申請案，係屬相同或近似之設計（其差 異僅在中央部周圍孔部數量），應擇一申請（另案可改請為其衍生設計），若屆期未擇一申請者，則違反專利法第128條第2項後段之規定，均不予設計專 利。」。

兩案例屬同人同日（優先權日相同¹ ）申請的各整體設計，在前後申請日不同時，後申請案經過審查時，由審查意見認為與先申請案近似而違反先申請原則，而申請人選擇將後案改為原設計、前案改衍生設計，並經審查後核准。

 上述可知，申請案經改請衍生設計後，其申請日早於原設計的申請日，由於兩案例的優先權日相同，無原設計未申請而衍生設計申請在先的情形，並皆可核准。

 獨立設計案申請範圍：

案例二、特殊申請態樣－衍生設計

衍 生設計概念：產業界在開發新產品時，通常在同一設計概念下發展出多個近似之產品設計，或就同一產品先後進行改良而產生近似設計，為考量這些同一設計概念下 之近似設計，或是日後改良之近似設計，其具有與原設計同等之保護價值，應給予同等之保護效果，一般近似與否為判斷物品與外觀² ，且可依判斷相同或近似的步驟作初步確認³ 。

申請人可先判斷物品相同或近似：例如湯匙之把手與湯匙之把手為相同物品，湯匙之把手與餐叉之把手皆為餐具之把手而為近似物品，湯匙之把手與鐵鎚之把手為不同功能不同用途之把手非近似物品。

申請人可再判斷外觀相同或近似：例如湯匙之把手與湯匙之把手為相同外觀，湯匙之把手與餐叉之把手主張部份相同為相同外觀，湯匙之把手與鐵鎚之把手主張部份相同為相同外觀。並對照上述表格以選擇衍生設計或獨立案申請。

衍生設計案申請範圍

下述衍生設計核准案例介紹可與上述案例一、細微線條差異－各案申請案例相比，以清楚瞭解所需的申請方式。

 1.     雙層提示板－尺寸比例差異以原設計與衍生設計保護

衍生設計案中的設計說明：本衍生設計與原設計之最大差別在於尺寸比例上之不同。在此尺寸比例明顯差異下可以原設計與衍生設計各別申請，因申請人認為近似而以衍生設計申請，審查人員並不會認定其不近似而要求改請各獨立案的設計申請。

2.     打卡鐘之部分－局部比例差異以原設計與衍生設計保護

衍生設計案中的設計說明：「本衍生設計與原設計之外觀差異在於如背面立體圖與後視圖及中央縱剖面圖等所示，本設計的頂面、背面及底面與原設計的造型略有不同，因此本案與原設計案之差異些微，不影響原設計與衍生設計之近似。」

在此案例中各視圖呈現明顯尺寸差異但屬近似範圍可以原設計與衍生設計申請。

 3.     捲線器行動電源－整體形狀與比例差異以原設計與衍生設計保護

本案例中衍生設計的設計說明：「本衍生設計與該「捲線器行動電源（一）」原設計的差異在於原設計呈方型體，本衍生之本體呈矩型體，其餘組合搭配元素相同。」

在此長寬尺寸比例及相對配置元素差異下可以原設計與衍生設計申請。並且，一般申請人須不同日（有優先權日指優先權日）申請近似設計時則須以衍生設計方式申請。

綜合上述申請衍生設計案例1~3可大致得知，尺寸變化申請設計案時，通常形成視覺上的明顯差異而可以原設計與衍生設計方式配合申請。

4.     電連接器－聯合新式樣與原新式樣不近似

申請人就三件電連接器分別申請聯合新式樣，認為近似於原新式樣第097304121號。 然聯合新式樣第097304121U02號的審查意見通知函指出，聯合新式樣第097304121U02號與其原新式樣不近似，不符當時專利法第109條 第2項之規定，應另案改請為獨立新式樣。申請人復將聯合新式樣改請為獨立新式樣第099301168號，並獲准為第D138038 號專利。

由四件電連接器外形可看出，各聯合新式樣較與原新式樣大致近似，惟原聯合新式樣第97304121U02號與原新式樣基本構形改變且整體明顯差異，非同一設計概念下而襲其原新式樣的設計外形，經審查通知要求改請。

結論：

通 常情況下同一設計概念下因襲其原設計，在不同日申請時須以衍生設計申請。若申請時無法進一步判斷各案之間是否相同或近似，可以各獨立案件或就原設計與衍生 設計申請，申請與審查實務與專利法條規定對應且較具彈性。而上述各案例可看出各獨立案申請，但審查人員認為近似並通知申復，申請人可申復敘明不近似理由而 克服，但仍必須由審查人員認定的風險⁴。若申請人以原設計及衍生設計申請，乃是申請人認兩案近似，後案屬於第128條第4項規定，申請衍生設計案不受先申請原則限制之特殊態樣。

 因 後案要申請獨立設計案或衍生設計案，乃是基於申請人自行判斷思考，因屬選擇方式而對應專利法第127條第1項所規定「同一人有二個以上近似之設計，得申請 設計專利及衍生設計專利」，其「得」而不用「應」法律用語的差異。申請人可依所需保護方向選擇申請方式，並留意衍生設計專利權應與其原設計專利權一併讓 與、信託、繼承、授權或設定質權，而各獨立案可各自讓與、使用等等規範。

附註：

1.  專 利法127條規定：衍生設計之申請日，不得早於原設計之申請日。審查基準中說明：衍生設計之申請，必須原設計已提出申請（包括申請當日）且原設計專利公告 日之前，始得為之，此為公開成先前技藝影響大眾且維護公益；衍生設計所主張之優先權日亦不得早於原設計之申請日（主張優先權者，不得早於其優先權日）。專 利法逐條釋義103年9月版，關於專利法第一百二十七條【內容說明】：「二、…。第2項規定衍生設計之申請日不得早於原設計之申請日，其係基於申請案主從 關係之考量；…。基於前述主從關係之考量，衍生設計所主張之優先權日亦不得早於原設計之申請日（主張優先權者，不得早於其優先權日）。
2. 申 請設計專利之近似判斷，包括1.近似之外觀應用於相同之物品、2.相同之外觀應用於近似之物品、及3.近似之外觀應用於近似之物品三種態樣。判斷其二者申 請專利之設計的物品是否為相同或近似，係以圖式所揭露之內容並對照設計名稱所記載之物品為判斷基礎。判斷其二者申請專利之設計的外觀是否為相同或近似，則 係以圖式中所主張設計的內容為準。「不主張設計之部分」本身之內容不得作為外觀比對之範圍，但可用於於界定「主張設計之部分」與環境間之位置、大小、分布 關係，據以認定其二者是否為相同或近似外觀。
3.  (1)申 請人可先判斷"物品"相同或近似：例如湯匙之把手與湯匙之把手為相同物品，湯匙之把手與餐叉之把手皆為餐具之把手而為近似物品，湯匙之把手與鐵鎚之把手為 不同功能不同用途之把手非近似物品。(2)申請人可再判斷"外觀"相同或近似：例如湯匙之把手與湯匙之把手為相同外觀，湯匙之把手與餐叉之把手主張部份相 同為相同外觀，湯匙之把手與鐵鎚之把手主張部份相同為相同外觀。並對照上述表格以選擇衍生設計或獨立案申請。
4. 103年 度智慧財產權業務座談會意見及處理情形彙整表，智慧局回應及處理情形表示：「兩案為不同人不同日申請時，後案將會依第123條擬制喪失新穎性給予核駁；如 為同一人不同日申請時，後案雖不受第123條前段限制，但仍應依先申請原則辦理。因此，同一申請人於不同申請日分別提出兩件獨立設計申請案，當審查人員審 查時認為這兩件申請案是屬於相同或近似的設計，會針對後申請案以不符專利法第128條第1項先申請原則發核駁OA，並敘明同一申請人可依專利法的127條 第1項規定將後申請案改請為衍生設計申請案。如果申請人不同意審查人員的見解，可申復敘明這兩件申請案不構成相同或近似之理由，審查人員將會再次審酌理 由，若審查人員審酌後，仍認為這兩案之間是構成相同或近似之設計，將維持原審查意見，後案以不符先申請原則（因兩件都是獨立設計案）之核駁理由給予不准專 利之審定。」