專利審查階段所提供之舉發證據：103年行專訴字第1號

●    前言

專利權為國家授予申請人專有排他之權利，以保護其研發之發明或創作，並鼓勵其公開研發成果，使公眾能利用之制度。此種排他權在競爭的經濟社會中有相當程度的 影響，考量審查官的能力有限，無法在有限的時間內全面性的找出相關前案，因而在專利法中另設有「公眾輔助審查制度」，以藉由公眾的輔佐更進一步省視專利之 合法性。

專利審查基準第五篇第1章第2節舉發之提起中說明：於專利權存續期間內，除特定事由外，任何人認有本法所定得提起舉發之事由者，均得備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據提起舉發。

專 利審查基準第五篇第1章第4.2.3節舉發證據之審查中說明：有關舉發證據之審查，除本法已有規定之事項應予適用者外，其他例如舉證責任、證據能力、證據 力、證據調查、證據採認原則等概念，於民事訴訟法、行政訴訟法、行政程序法等皆有相關規定，其中有關爭點範圍內就證據之職權調查等直接適用行政程序法規 定，而舉證責任、證據資料、證據方法、證據採證等，亦得於性質相容的情況下，類推適用民事訴訟法、行政訴訟法之相關規定。

多數舉發人都是「以申請前之先前技術作為舉發證據」攻擊系爭專利不具新穎性及/或進步性等專利要件。因此，「舉發證據是否具備證據能力」也攸關著舉發案的審查結果。

●    案件爭點

一、事實摘要

原 告以「風扇及其馬達」向被告申請發明專利，經被告審查，准予專利，並發給發明第I330438 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人對之提起舉發。經被告審查，為「請求項1至29舉發成立應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部決定駁回， 原告仍未甘服，遂向法院提起行政訴訟，聲明原處分及訴願決定均撤銷。

二、系爭專利之舉發摘要

參加人於100年02月24日對系爭專利提出舉發，舉發理由稱系爭專利所載先前技術（證據1）與證據2、3之組合主張系爭專利請求項1至29項不具進步性，有違專利法第22條第4項之規定。經被告審查，為「請求項1至29舉發成立應予撤銷」之處分。

三、原告之主張摘要

1、系爭專利之先前技術不應用於判斷系爭專利之進步性

l   系爭專利之先前技術僅為申請人或專利權人所知之先前技術，未處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態，其非為公開或為公眾所知悉之先前技術，非屬專利法所稱之「先前技術」，自不應作為認定系爭專利是否具新穎性及進步性之基礎。

l   系 爭專利之先前技術僅記載「一種習知之風扇1 ……」，然而申請人或專利權人所謂之「習知」並不同於專利法中之「先前技術」，而可能係申請人或專利權人自己所謂之「習知的」，如專利權人自己的在先申 請、在後公開的申請，依據專利法之規定，申請人本人的在先申請並不構成在後申請的擬制喪失新穎性前案，更非可用於論述在後申請進步性之先前技術。

2、原處分有違信賴保護原則

l   系爭專利之先前技術與證據2 及證據3 之組合，早已於本案專利審查階段，經被告作為引證案，且依此審查後，認定系爭專利具有可專利性，而核准系爭專利，然被告於審查時，基於相同之證據組合卻為相反認定，並改認定系爭專利不具進步性，顯有違信賴保護原則。

3、系爭專利申請專利範圍第1 項、第16項及其附屬項相較於系爭專利所載之先前技術與證據2 、3 實具有進步性。

●    法院見解

一、說明書所載之先前技術是否存在於系爭專利申請前

發 明說明本即應記載申請人所知之先前技術，並客觀指出技術手段所欲解決而存在於先前技術中的問題或缺失，記載內容應儘可能引述該先前技術文獻之名稱，並得檢 送該先前技術之相關資料，以利於瞭解申請專利之發明與先前技術之間的關係，且據以進行檢索、審查，此於專利法、專利法施行細則、專利審查基準等均有明文。 發明說明中所載先前技術，既與系爭專利屬同一領域，且係存在於系爭專利申請前，自可作為判斷系爭專利是否具專利要件之證據，原告主張原處分以說明書所載先 前技術作為舉發證據於法不合等語，並不可採。

二、專利審查階段之證據組合是否可作為舉發證據

原告主張本件之證據組合，早已於本案專利審查階段，經被告審查且認定系爭專利具有可專利性，被告竟於舉發審查時，基於相同之證據組合卻作出相反之認定，顯有違信賴保護原則，有裁量濫用之情事等語云云。

惟 按專利之舉發乃採專利核准後之公眾審查制度，涉及舉發人與被舉發人即權利人兩方，此與專利審查階段單由被告審理權利人之申請不同，故雖原告提出系爭專利申 請案檢索報告影本一件（見本院卷第74、75頁），證明被告確曾於申請審查階段已檢索到相同於本件之證據，然此不代表被告已審酌過相同之理由，且亦不代表 被告即不得依舉發人所提舉發理由再加以審酌系爭專利之可專利性，更不代表法院不得再以此相同之證據來判斷系爭專利是否具備專利要件，故原告以此主張原處分 不當等語，亦不可採。

●    結論

根 據此判決之見解，說明書所記載之「先前技術」，其係屬存在於系爭專利申請前，自可作為判斷系爭專利是否具專利要件之證據。除此判決外，亦有許多判決均認同 以系爭專利之先前技術作為判斷系爭專利是否具專利要件之證據，如，102,行專更(一),2、103,行專訴,19、102,行專訴,120、102,行 專訴,90等。

按專利法施行細則第17條第2項規定，說明書應記載之事項，應載明發明名稱、技術領域、先前技術、發明內容、圖式簡單說明、實施方式及符號說明。說明書的內容記載「先前技術」已不可避免。

專 利審查基準第二篇第1章第1.2.3節先前技術中說明：說明書中應記載申請人所知之先前技術，並客觀指出技術手段所欲解決而存在於先前技術中的問題或缺 失，記載內容儘可能引述該先前技術文獻之名稱，申請人並得檢送該先前技術之相關資料，以利於瞭解申請專利之發明與先前技術之間的關係，並據以進行檢索、審 查。

於 此，所指之「申請人所知之先前技術」應解讀為申請人所知之「已公開」之先前技術。換言之，對於發明人所知之先前技術，若其僅為發明人所知且並非已公開，實 不需記載於說明書之先前技術的段落中；或者，考量後續審查之需求，而考慮記載於「實施方式」中，一方面仍可先行記載所請發明之相對優點，另一方面亦可防範 其被直接引用以審視所請發明之可專利性。

再者，根據此判決之見解，審查階段所採用之證據組合，在合理主張下，仍有機會對專利的存活造成相當大的威脅。這對申請人而言相當不利。因此，申請人在每次專利遭受審視的階段都必須小心提出答辯，以爭取專利的續存。