申請專利範圍中「複數」能否均等至「單一」


文章來源:廣流智權評析第25期
2015/02/02
 

申請專利範圍中「複數」能否均等至「單一」 

●    前言

按專利法第58條第4項規定,專利權範圍以申請專利範圍為準。當申請專利範圍中載明A、B、C元件,且B元件為複數個,專利權人可否主張同為A、B、C元件而B元件僅為單一個之產品為侵權物?根據我國專利侵害鑑定要點,在解析申請專利範圍之技術特徵及解析待鑑定對象之技術內容之後,係先基於全要件原則(All-elements rule)判斷鑑定對象是否符合文義讀取;再基於全要件原則判斷待鑑定對象是否適用「均等論」(Doctrine of equivalents)。明顯地,單一B元件不會落入複數B元件的文義範圍;然而,複數B元件之均等範圍是否涵蓋單一B元件,則多有爭議。本文將以智慧財產法院判決來觀察上述情形主張適用均等論之可能性。

 

●    案情摘要

原告擁有新型第M369078 號「組合式鞋置放櫃結構」專利,並認為被告與其法定代理人在未獲原告授權同意下,製造與系爭專利所保護範圍相同之「《ikloo 》空間加倍收納鞋櫃」產品(下稱系爭產品1 ),並於市場、網路上銷售,爰依法請求被告不得再為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害專利權物品及其他侵害系爭專利權之行為,同時請求損害賠償。經智慧財產法院102 年度民專訴字第4 號第一審判決原告敗訴後,原告不服繼而提起上訴,並重申系爭產品1及原審即已主張原告銷售給德國LIDL 連鎖超級市場之ORDEX 鞋櫃產品(下稱系爭產品2)均侵害其專利權。

智慧財產法院102年度民專上字第75號判決結果:上訴駁回。第二審訴訟費用由上訴人負擔。

 

●    系爭專利與系爭產品1、2之比較

(一)系爭專利請求項5與系爭產品1之比較


 

原告主張系爭產品1落入系爭專利之獨立請求項5及其附屬項6~9之權利範圍。系爭專利請求項5為一種組合式鞋置放櫃結構,包含一組合架、至少一活動間隔板及至少一定位件及複數連接件,以提供鞋子放置。系爭產品1與系爭專利請求項5主要差異在於系爭產品1僅以一個定位件連接活動間隔板於組合架的容置槽中,且活動間隔板朝向容置槽內部之一端置放於容置槽的下方邊板上,未以任何元件與容置槽內部進行連接或結合;而系爭專利請求項5則界定以複數個連接件及一個定位件來固定活動間隔板於容置槽中,詳細比對請見後列比較表。

 (二)系爭專利請求項5與系爭產品2之比較

 


 

系爭產品2與系爭專利請求項5主要差異則在於系爭產品2雖有連接件及定位件,然其數量均為一個,詳細比對請見後列比較表。

  

 

●    爭點整理

(一)「複數連接件」之解釋

原告(上訴人)主張,系爭產品1附有多個固定件,並且利用此多個固定件確實可組裝成如系爭專利請求項5所界定之產品;相似地,系爭產品2亦附有多個固定件及連接件,且此些固定件與連接件之形狀相同,亦可利用此些固定件與連接件組裝成如系爭專利請求項5所界定之產品。

對此說法,依據系爭產品1所內附之產品組裝圖及參考系爭產品1之元件個數,系爭產品1教示或客觀上顯現之行為,均為一個容置槽中搭配使用一個定位件、一個活動間隔板。而系爭產品2之活動間隔板兩端則均只有1 個空格。是以,法院認為原告之主張為無理由,並支持被告(被上訴人)之主張。法院認為根據請求項5之前後文義,前段先用了「至少一定位件」的用語,緊接著使用「複數連接件」的用語,顯然在「複數」一詞上有意與「至少一」一詞作區隔,該「複數連接件」已明確排除一個連接件之意思,即放棄了單一連接件的請求範圍。

 

(二)系爭產品是否落入系爭專利申請專利範圍之文義及均等範圍

根據上述解釋,系爭產品1、2均不具有複數連接件,基於全要件原則,系爭產品1、2未落入系爭專利請求項5之文義範圍,亦不會落入其附屬請求項6~9之文義範圍。

關於均等論之主張,原告認為系爭產品1、2之連接件(即前列表格中之符號D所指元件 )係呈一梯形,長邊鉤住容置槽內部一邊角,長度約佔該邊板1/3,短邊則與連接件之長邊結合而鉤住活動間隔板,與系爭專利申請專利範圍第5 項相較,僅係將系爭專利之複數連接件較緊密結合成一較寬之連接件而已,卻顯然均是利用於連接件兩端上形成有一勾槽的技術手段(Way),達到可分別連接活動間隔板與邊板的功能(Function) ,並藉以使活動間隔板可於容置槽中產生以內部一邊角為軸心作板動之結果(Result)。因此即使系爭產品1、2使用較寬大之單一連接件,實際上仍與系爭專利申請專利範圍第5項之連接件無實際上之差別。

然而,法院認為系爭專利採用類似掛勾設計,藉由間隔設置複數連接件之技術手段呈現二維的穩定固定狀態,而系爭產品1、2係採用單一連接件,運用相當於背板寬度3 分之1 之較大寬度之技術手段,使連接件與活動間隔板呈現二維穩定固定狀態,兩者技術手段並不相同,其差異非僅是單純數量變化。因此,系爭產品1、2未落入專利權均等範圍。

 

●    結語

根據我國專利侵害鑑定要點,鑑定流程首先需解析系爭專利之申請專利範圍。解釋申請專利範圍之目的在於正確解釋申請專利範圍之文字意義,合理界定專利權範圍。解釋申請專利範圍時不僅要充分考慮專利權對照先前技術之貢獻,保護專利權人之利益,亦要充分考慮社會大眾的利益。由於專利權經核准以公告方式宣示專利權人的專利權利範圍,具有公示作用。系爭專利申請專利範圍第5 項記載之「複數連接件」即「至少二個連接件」,已明確排除單一連接件之意思。因此,具有單一連接件之組合式鞋置放櫃結構即成為公知技術,專利權人自不得將申請階段表明放棄之單一連接件,於解釋申請專利範圍時又將單一連接件納入保護範圍,始符合公平原則。因此,法院認為系爭專利請求項5之「複數連接件」不適用均等論。

根據此判決之見解,倘若申請專利範圍明確記載為複數個某元件,須確認單一個該元件的情形確為發明人所欲排除之範圍,以避免後續無法對單一該元件之產品主張權利。因此,規劃申請專利範圍時,不僅要涵蓋發明人提出之實施例,也應與發明人溝通可能的變化形式,以充分的保護發明人的發明。

 

發行人/李文賢、本期執行編輯/李文正、常務執行編輯/林良貞
編輯委員/楊慶隆、陳鈺夫、陳平哲、李文正
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