我國一案兩請之立法沿革及各國相關規範

   ●    前言

專利權具有排他性。是以，國家基於一發明一申請之原則，對每一發明只授予一專利權，以保障智慧財產權市場的交易秩序。在我國，基於「先申請原則」，專利權之歸屬是以專利提出申請之先後來決定，以排除重複專利來提升專利制度的穩定性。

我國專利種類可分為發明、新型與設計三種。發明與新型的保護範疇雖有重疊，然而，其於審查方式與保護期間之間因存有極大差異而時常困擾著申請人。因此，便有申請人開始思索如何結合此二種專利的不同審查制度以使其發明獲得最佳的保護，進而促使申請人將相同發明於同日申請發明專利與新型專利以獲得較為完善之保護，此即為「一案兩請」之制度的開端。

在我國專利法之歷史沿革中，一案兩請之制度的演變可謂是我國專利法近年來最為重大之變革。以下將概要介紹我國之一案兩請制度由不允許一案兩請、權利擇一至權利接續的立法沿革，以及其它各國對於一案兩請的相關規範。

●    我國一案兩請之立法沿革

（1）民國92年專利法（民國93年7月1日施行）

隨著科技之進步，各個產業的技術發展瞬息萬變。一般而言，發明專利從申請至第一次收到審查意見書平均大約需耗費20個月，故其冗長的審查期間並無法適時地給予生命週期較短之技術思想有合理的保障。因此，我國新型專利審查制度於民國93年7月1日由實體審查制度轉變為形式審查制度，以使生命週期較短的技術思想可儘早獲取新型專利權之保護。

而在新型專利審查制度改制為形式審查後，越來越多申請人開始將發明與新型二種專利不同的審查制度加以結合，並將同一發明內容以同日之方式分別提出發明專利與新型專利之申請。

然而，依據92年專利法第31條第1項規定：「同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。」、第2項規定：「前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予發明專利；其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請，屆期未擇一申請者，均不予發明專利。」、第3項規定：「各申請人為協議時，專利專責機關應指定相當期間通知申請人申報協議結果，屆期未申報者，視為協議不成。」與第4項規定：「同一發明或創作分別申請發明專利及新型專利者，準用前三項規定。」，此時我國之專利法乃依循較嚴格之日本專利法，不允許申請人採用一案兩請之申請策略，亦即並不允許同一申請人於同日針對相同發明所分別提出發明專利申請案與新型專利申請案均各自取得對應之專利權。

因此，當審查人員於發明專利實體審查階段發現有同一發明分別申請發明專利及新型專利者之情事時，便可依據92年專利法第31條第4項規定要求申請人限期擇一；屆期若未擇一，則均不予專利。

（2）民國100年專利法（民國102年1月1日施行）

由於新型專利申請案自申請至核准之審查期間平均為6個月，遠比發明專利申請案之審查期間縮短許多，因而促使申請人採用一案兩請之申請策略的情形愈發甚多。為明確規範針對同一申請人於同日以相同發明分別申請發明專利與新型專利之審查程序與相關的權利義務關係，故100年專利法便新增第32條，以明確規範專利專責機關應如何審理採用一案兩請策略之發明專利申請案以及新型專利申請案。

依據100年專利法第32條規定：「同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；屆期未擇一者，不予發明專利。」與第2項規定：「申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，視為自始不存在。」，此時我國專利法雖允許申請人以同一創作同時申請發明專利與新型專利，並賦予申請人選擇權，但此二種專利權利不得並存，故申請人最終仍須進行權利擇一，且未被申請人於擇一程序中選擇之新型專利權將被視為「自始不存在」。因此，此時我國雖允許一案兩請，但權利並不接續。

（3）民國102年專利法（民國102年6月13日施行）

為使專利權人之權益可獲得更為完善之保護，我國再次修法並引進「權利接續」制度來取代前次之「權利擇一」制度。

因此，依據102年專利法第32條第1項規定：「同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利者，應於申請時分別聲明；其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；申請人未分別聲明或屆期未擇一者，不予發明專利。」與第2項規定：「申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，自發明專利公告之日消滅。」，此時我國專利法允許申請人以同一創作同時申請發明專利與新型專利，並賦予申請人選擇權，雖此二種專利權利仍舊不得並存，但申請人於擇一程序中選擇發明專利時，未被申請人選擇之新型專利權是自「發明專利公告之日消滅」，而使得權利人原先享有的新型專利權與發明公告後所取得之發明專利權得以相互接續，以更加完善保護專利權人之權益。

●    中國大陸對於一案兩請之相關規範

依據中國大陸專利法第9條之規定：「同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，相同申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的，專利權授予最先申請的人」、第41條第2款之規定：「同一申請人在同日（指申請日）對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利的，應當在申請時分別說明對同樣的發明創造已申請了另一專利；未作說明的，依照專利法第九條第一款關於同樣的發明創造只能授予一項專利權的規定處理。」以及第41條第4款之規定：「發明專利申請經審查沒有發現駁回理由，國務院專利行政部門應當通知申請人在規定期限內聲明放棄實用新型專利權。申請人聲明放棄的，國務院專利行政部門應當作出授予發明專利權的決定，並在公告授予發明專利權時一併公告申請人放棄實用新型專利權聲明。申請人不同意放棄的，國務院專利行政部門應當駁回該發明專利申請；申請人期滿未答復的，視為撤回該發明專利申請。」，中國大陸是允許一案兩請的，但不得權利並存。是以，申請人最終亦需於發明專利權與實用新型專利權之間作出抉擇。

此外，只要申請人於申請時已盡聲明之義務而分別於發明專利申請案與實用新型專利申請案提出一案兩請之聲明，以使專利審查機關能對所有一案兩請之案件要求申請人擇一來避免權利並存之情事時，便允許一案兩請之情事；然若未盡聲明義務時，便只能授予一項專利權。

再者，依據中國大陸專利法施行細則第41條第5款之規定：「實用新型專利權自公告授予發明專利權之日起終止。」，申請人申明放棄實用新型專利權後，審查人員核准發明專利申請案，且實用新型專利權是自公告授予發明專利權之日起終止（消滅）而與發明專利權相互接續。

因此，中國大陸對一案兩請之情事亦是採用權利接續制度，且與我國當前規範最為相近。

●    日本對於一案兩請之相關規範

依據日本特許法第39條4項之規定，特許申請的發明與實用新案註冊申請的新型屬於相同的情形下，其特許申請案及實用新案註冊申請案於同日提出時，則由申請人協商，僅一名申請人可取得特許或實用新案註冊權。協商不成時，或者協商無法進行時，特許申請人不能取得該發明之特許，且依據第39條第5項之規定，特許申請或實用新案註冊申請被撤銷或者處以無效時，對適用於前四項之特許申請或實用新案註冊申請，即可認為自始即不存在。

因此，日本特許廳並不予許同一申請人於同日一案兩請之情事，且因日本之實用新案乃採註冊制度，一般自申請日起於4至6個月便被核准註冊且公告為實用新型，一旦實用新案已完成其程序而被公告為實用新型時，日本特許廳會直接駁回發明申請案，故申請人是連權利擇一之機會都沒有的。

●    韓國對於一案兩請之相關規範

韓國過去因新型專利申請案之審查期間過於冗長，且考量到新型專利之時效性而一度廢除實審制度改以形式審查。但是，因韓國智慧財產局致力於縮短其審查時間，而後於2006年修法將其新型專利之審查制度由形式審查改制回實體審查制度，並廢除其雙重申請制度（Double Application System）。是以，此時之韓國基本上是不准同一申請人於同日分別提出發明專利申請案與新型專利申請案之一案兩請的情事。

●    德國對於一案兩請之相關規範

依據德國實用新型專利法第5條之規定，若申請人已針對同一發明提出發明專利申請且在德國生效時，申請人得以主張優先權之方式提出新型專利申請。是以，德國不僅容許同一人針對同一發明同時或者先後提出發明專利申請案或新型專利申請案，且經核准之發明專利申請案與新型專利申請案是可同時並存的而允許同一人可同時擁有發明專利權與新型專利權。惟，專利權人於主張權利時僅能擇一主張。

因此，德國允許一案兩請之情事，且兩案可同時並存且分別具有不同的專利權期間。

●    結語

茲將我國與各國可否一案兩請概要表示如下：

綜上所述，先申請原則排除重複專利以保障智慧財產權市場的交易秩序而維持了整個專利制度的穩定。我國由92年專利法不允許一案兩請演變至100年專利法明文規定允許一案兩請但權利無法接續，直至102年專利法允許一案兩請且權利接續，使得申請人可藉由新型專利申請案之較短的審查期間來快速取得新型專利權之保護後，待發明專利申請案核准後由發明專利權接續保護，以獲取較長的保護期間，而更加完善的保障申請人之權益。

●    參考連結

1.  智慧財產月刊第184期

https://pcm.tipo.gov.tw/PCM2010/PCM/ebook/book/184/index.html?_ebooktimestamp=635502628137619359

2.  2007年6月智財新訊

http://www.5patent.com.tw/dspnews.php?sno=2012040503