(圖片來源: Alexey Kljatov | CC BY-NC 2.0)
美國專利實務FAQs
Q: 在美國專利實務中的雙重專利(double patenting)核駁指的是什麼？
A:
雙重專利(double patenting, D.P.)亦稱重複授權，指的是同一個發明不能授予二個專利。
美國的雙重專利有二種，一種是基於35 USC §101的相同發明型雙重專利(same invention type D.P.)，亦稱為法定型雙重專利(statutory-type D.P.)；另一種是顯而易見型雙重專利(obviousness-type D.P.)，或稱非法定型雙重專利(nonstatutory-type D.P.)。
第一種是當一個申請人所申請的前後二個申請案(以下分別稱第一案與第二案)中所主張的請求項範圍相同，在第一案授予專利後，以第一案作為第二案的相同發明型雙重專利的引證案而核駁之，此種相同發明型雙重專利的核駁無法以權利終期放棄聲明(terminal disclaimer)來克服。
第二種是當一個申請人所申請的前後二個申請案(以下分別稱第一案與第二案)中所主張的請求項範圍之間不具進步性，在第一案授予專利後，以第一案作為第二案的顯而易見型雙重專利的引證案而核駁之，此種顯而易見型雙重專利可以簽署權利終期放棄聲明(terminal disclaimer)來克服。
前述情形，若二案都在審查階段，則審查官會以臨時雙重專利核駁(provisional double patenting rejection)。
第二種的核駁，以不精準、量化的比喻來說明，以助於了解，請參考下圖。
圖中水平軸為進步性的軸，PA表示最接近第一案的引證案，第一案相距PA有110單位的進步性，而第二案相較於第一案有20單位的進步性，假若進步性達到100單位時，即可以給予專利，因此，第一案可以授予專利權，對於第二案而言，最接近的引證案也是PA，故第二案相較於PA具有130單位進步性，故亦可授予專利，但是第二案相較於第一案而言，則只有20單位進步性，也就是第二案相對於第一案而言，是顯而易見的(obviousness)，故會被以顯而易見型雙重專利為由核駁。
Ref: 37 CFR §1.321; MPEP 804.
Q: 在美國專利實務中的用以拿來做為雙重專利(double patenting)核駁的前案可以做為後案的新穎性、進步性的核駁嗎？
A:
適格的雙重專利核駁的前案，在某些條件成立下，可以做為後案新穎性、進步性的引證案。
依美國專利法，適格的新穎性引證案詳列於35 USC §102中，而只要是適格的新穎性引證案即能做為進步性(35 USC §103)的引證案。其中，即便舊法(Pre-AIA) §102(e)是屬於類似台灣擬制喪失新穎性的引證案(大陸稱抵觸申請)、及新法(AIA) §102(a)(2)中部分申請在前、公開/公告在後的擬制喪失新穎性的引證案，均能做為進步性的引證案(註：擬制喪失新穎性的引證案在台灣與大陸是不能做為進步性的引證案的，也就是說不能結合其他引證案來核駁)。而被拿來做為雙重專利核駁的前案，若滿足§102的條件，均能做為新穎性、進步性的引證案。
接續雙重專利的說明，若第一案未在第二案申請前12個月前公開的話，除了雙重專利核駁外，第一案是不能做為第二案新穎性、進步性等核駁的引證案。說明如下：
若第一案在第二案申請前12個月前公開的話，舊法時期(pre-AIA)，第一案是對第二案適格的102(b)的引證案。新法時期(AIA)，則屬於§102(a)(1)及§102(a)(2)之引證案，且非§102(b)(1)(A)或非§102(b)(2)(A)的例外，不能被排除。
若第一案未在第二案申請前12個月前公開的話，新、舊法均非新穎性、進步性的引證案。若第一案在第二案申請前12個月內公開，則屬§102(b)(1)(A)的例外，若第一案在第二案申請後才公開的話，則屬於§102(b)(2)(A)之例外。
補充說明，在雙重專利核駁時，審查官是可以第一案加上另一引證案來核駁第二案，以說明第二案相較第一案無進步性。
Ref: 37 CFR §1.321; MPEP 804.
Q: 在美國專利實務中的權利終期放棄聲明(terminal disclaimer)是什麼？
A:
接續雙重專利的說明，權利終期放棄聲明是可以用來克服「顯而易見型雙重專利」的核駁，其主要聲明內容有二項，說明如下：
顯而易見型雙重專利核駁是為了怕申請人以些許改變(相對第一案不具進步性的改變)即申請專利(第二案)，而不當地獲得了較第一案專利權期限為晚的期限，由於第一案並非第二案適格的新穎性或進步性的引證案，因此，若可排除上述顧慮，即有機會授予專利權。此即是權利終期放棄聲明(Terminal Disclaimer under 37 CFR 1.321)的作用之一。此內容的用語可為：The owner(s) with percent interest in the instant application hereby disclaims the terminal part of the statutory term of any patent granted on the instant application which would extend beyond the expiration date of the full statutory term of prior patent number(s) 1234567.
此外，若二案都授予專利權，而專利權人把二個案子分別轉讓給第二人與第三人，當某人製作一個產品同時侵犯該二案的專利權時，則第二人與第三人將同時提訴並請求損害賠償，然而，實質來說，由於第一、二案的技術程度相當接近，理論上來說該二案應該只能授予一個專利權，而非二個，也就是說，該侵權者理論上應該只侵權一個專利並需支付一筆賠償金。因此，在權利終期放棄聲明中亦要求另一個聲明，即該二案(專利)在行使時必須被共同擁有(commonly owned)。此內容的用語可為：The owner hereby agrees that any patent so granted on the instant application shall be enforceable only for and during such period that it and the prior patent are commonly owned.
Ref: 37 CFR §1.321; MPEP 804; Quick Start Guide for EFS-Web eTerminal Disclaimer (pdf download).
Q: 在美國發明專利的期限如何計算？
A:
依現行的美國專利法(AIA)，發明(Utility)專利權期限是從申請日起算20年。
由於美國專利權期限有幾個重要的修法，參以下說明，並提供簡表，供快速查閱與計算。
美國發明專利申請案較常見的有非臨時申請案(non-provisional application)、延續案(continuation application, C.A.)、分割案(divisional application, D.A.)、部分延續案(continuation-in-part application, C.I.P.)。非臨時申請案的專利權期限是從其申請日起算20年到期，並非自其最早有效申請日(effective filing date)起算。前述C.A., D.A., C.I.P.均會主張至少一件母案(Parent application)的優惠(benefit)，該些案子的專利權期限均是從其最早母案的申請日起算20年到期。
關於發明專利權的期限，有幾個重要的變動。在1995/6/8之前，美國發明專利權期限是自公告日起17年。美國依烏拉圭回合協議法(Uruguay Round Agreements Act)修改35 USC §154：在1995/6/8(含)後申請的發明專利申請案，其專利權期限是自申請日(美國申請日)起20年。
另外，在1995/6/8前申請並在當天或其後才核准公告的專利(即在1995/6/8仍pending的案件)、或1995/6/8前申請並在當天仍有效的專利，其專利權期限可以選擇申請日起20年、或公告日起17年中，兩者較晚的期限。對於國際申請日(PCT案)早於1995/6/8並進入美國國家階段者，亦是取兩者較晚的期限。
在1995/6/8(含)後、但在2000/5/29(不含)前申請的發明專利，其專利權期限可因secrecy orders, interferences and/or successful appeals的延誤而最多延長專利權期限五年(extension of patent term)。(35 USC §154; 37 CFR §1.701; MPEP 2720).
在2000/5/29(含)後申請的發明申請案，若因為美國專利商標局(USPTO)延誤致使專利較晚公告，則專利權期限可依法給予延長所延誤公告的天數，此稱專利權期限調整(patent term adjustment)，但該延誤公告天數是指USPTO的延誤天數減掉申請人自己延誤的天數的。(35 USC §154(b); 37 CFR §1.702-1.705; MPEP 2730)
關於專利核准後但因其他法規而無法上市的專利權期限延長(extension of term)係規範於35 USC §156 (MPEP 2750)。
Q: 在美國設計專利的期限如何計算？
A:
依現行的美國專利法(AIA)，設計(Design)專利的專利權期限是自公告日起15年(適用於2015/5/13日(含)申請的設計專利申請案)。
在2015/5/13日前申請的設計專利申請案的專利權期限是自公告日起14年，而依據美國在1999年簽署並於2015/5/13生效的海牙協定，在2015/5/13日(含)後申請的設計專利申請案，其專利權期限是自公告日起15年。(MPEP 2701: Design patents have a term of fourteen years from the date of patent grant, except for any design patent issued from applications filed on or after May 13, 2015 (the date of entry into force of the 1999 Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs (“Hague Agreement”) as to the United States) has a term of fifteen years from the date of patent grant (see Public Law 112-211).
Q: 美國專利實務中，母案及延續案各有專利權期限調整(PTA)，延續案有簽署權利終期放棄聲明(Terminal Disclaimer, TD)，其專利權期限如何計算？例如下圖中，延續案簽署權利終期放棄聲明，母案與子案的PTA不相同時，各別的權利期限為何時？
A:
具有權利終期放棄聲明(terminal disclaimer)的專利權期限，其專利權終止依其聲明內文決定，若其內容為「the disclaimer disclaims the terminal portion of the term of the patent which would extend beyond the expiration date of an earlier issued patent」，則該專利權期限終止於較早案件權利終止日。(MPEP 2701.V)
專利權期限調整(PTA)不能被用來延長已經聲明放棄的期限(PTA cannot be used to extend the term of a patent beyond the expiration date set in a terminal disclaimer)。因此，上述例子的情形，母案的期限均為各自具有PTA的期限，而左側子案期限將縮短至與母案相同，而右側子案期限將為自己的PTA期限，如下圖所示。
補充說明，上述例子中，若母案因未繳年費而權利終止，子案不會因此而提前終止，子案之期限仍依上述原則計算權利終期。
Q: 在美國專利實務中，審查官的核准理由是禁反言的依據嗎？可以據以做為請求項解釋嗎？
A:
美國專利商標局發出的核准通知通常會包含核准理由(Statement of Reason for Allowance)，該核准理由中若述及一未記載於請求項的技術特徵為核准理由之一，此技術特徵是否會成為審查歷史禁反言(File History Estoppel)？
禁反言是均等範圍的限制，與請求項解釋的參考依據並不相同。該審查官核准理由並不構成禁反言，但可以做為請求項解釋的依據。
1994年美國聯邦迴巡上訴法院(US Court of Appeal, Federal Circuit)在Zenith判決中敘明審查官的核准理由是審查歷史的重要來源(MPEP 1302.14.V: The examiner’s statement of reasons for allowance is an important source of prosecution file history. See Zenith Labs., Inc. v. Bristol-Myers Squibb Co., 19 F.3d 1418 (Fed. Cir. 1994))。在2005年CAFC在Salazar判決中指出審查官的核准理由是審查官對於為何claims是可核准的之個人意見，該核准理由並不構成禁反言，只有申請人的陳述構成禁反言。申請人未對審查官的核准理由給予意見，不應被視為默許該核准理由。(The examiner’s statement of reasons for allowance is the personal opinion of the examiner as to why the claims are allowable. The examiner’s statement should not create an estoppel. Only applicant’s statements should create an estoppel. The failure of applicant to comment on the examiner’s statement of reasons for allowance should not be treated as acquiescence to the examiner’s statement. See Salazar v. Procter & Gamble Co., 414 F.3d 1342, 1345 (Fed. Cir. 2005))。
因此，審查官的核准理由並非是用以限制均等範圍的審查歷史禁反言。
2013年CAFC在解釋請求項用語時有參考審查官的核准理由。(Regents of the University of Minnesota v. AGA Medical Corp., 717 F.3d 929, 937 (Fed. Cir. 2013))，因此，審查官的核准理由可以是請求項解釋時的內部證據之一。
Q: 在美國專利實務中，提交IDS時，何時要繳費？何時要提交聲明？
A:
提交IDS時繳費與否、或聲明與否的簡圖如下，簡表的重點在於紅字的X, OR, AND。37CFR1.56, 1.97, 1.98
其中，f/d為申請日，1st OA是第一次審查意見通知(the first non-final Office Action on the merit)。FOA指最終審查意見通知(Final Office Action)，NoAl指核准通知(Notice of Allowance)，Ex Parte Quayle指的是審查官認為特定修改後即可授予專利權的通知，此三種均屬於審查已結束的通知(an action which closes the prosecution in the application)。Payment of Issue Fee則是當收到核准通知後，繳領證費的時間，Issue則是專利公告日。
Fee指的是繳交37 CFR §1.17(p)的費用，而Statement則是依據37 CFR §1.97(e)所做的聲明，聲明內容是申請人/專利代理人等相關參與案件處理人員知悉該IDS資訊至提交時未滿三個月。
在簡圖中可以看出，第一時間區間，兩種都不需提交(X)。第二區間則二種擇一提交(OR)。第三區間則二種都必須提交(AND)。需注意的是，提交§1.97(e)的聲明內容必須是真實的，不可為了節省§1.17(p)費用而做§1.97(e)的聲明。
在第三區間內，若IDS資訊知悉已超過三個月，則無法二種都提交，若希望審查員考量該IDS資訊，則需提出RCE並以IDS做為提交文件(Submission)進行之。
在繳了領證費後，若希望審查員考量該IDS資訊，則需提出撤回公告的請願(petition to withdraw from issuance)、提出RCE/CA以及IDS方式為之。
發行人/李文賢、本期執行編輯/周柏岳、常務執行編輯/張育瑄
編輯委員/楊慶隆、盧建川、陳鈺夫、劉晏齊、周柏岳
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