(圖片來源: Theen Moy｜CC BY-NC-SA 2.0)

● 前言
　　請求項用語的解釋攸關專利範圍的界定，因而在撰寫請求項時，無論是元件的佈局與用語的選擇，都可能對於後續專利權的運用具有舉足輕重的影響。本系列文章介紹涉及請求項用語解釋的美國判決，以期提供讀者一些值得參考與借鏡之處。在請求項中，“formed therein”或“formed on”等用語並不少見，通常這些用語可翻譯為『形成於…』或『形成於…上』。若此專利的標的屬於機械機構類，而且又是在物的請求項中出現『形成於…』等用語，有時會直觀地認為這描述純粹屬於物的限制條件。但日後如有涉訟，在請求項用語解釋方面是否會產生歧義，則難以預料。
　　本文係以Cordis Corp. v. Medtronic AVE, Inc., 339 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2003)與AFG Industries, Inc. v. Cardinal IG Co., Inc., 239 F.3d 1239 (Fed. Cir. 2001)等兩案，了解請求項用語“Formed”如何被解釋。以下依序說明第一案（Cordis案）與第二案（AFG案）。
　　惟需注意的是，請求項用語解釋係依據個案而定，即使是相同用語，亦可能因為其他案件的事實不同而有不同的解釋。
 
● Cordis案判決背景
   　　審理法院：美國聯邦聯邦巡迴上訴法院（CAFC）
　　　上訴人（專利權人）：Cordis Corporation（Cordis）
　　　被上訴人：Medtronic AVE, Inc. （Medtronic）
　　　系爭專利：US 4,739,762（'762專利）與US 5,195,984（'984專利）
　　　系爭產品：血管支架
　　在Cordis案中，專利權人與Medtronic皆為生產製造血管支架的公司。此種血管支架是用來置入人體血管中，例如，當病患體內的某條血管的某處有阻塞之虞，為避免血管完全阻塞而危及病患生命安全，醫師可施行支架導入的微創手術。其過程大致是在病患身上切開一道微小但足以讓導管通過的開口，並將承載有血管支架的導管穿入此開口並推入血管中，然後順著血管將支架送達血管阻塞處，接著以氣球將支架撐開後，再把氣球與導管抽出，而被撐開的支架則維持被撐開的形狀並留在血管阻塞處。此支架可支撐血管使其維持一定的管徑，以讓血液能順暢通過，從而降低血管阻塞的風險。
　　Cordis的'762專利的血管支架如下圖所示：

'762專利的圖1A所示為尚未被撐開的血管支架，而其圖1B所示則為已被撐開的血管支架，由圖1A與圖1B的對比可以看出，此血管支架是利用壁面上所排列的槽的變形（相當於彼此連接的桿體的變形），來達到撐開的目的。
Cordis的'984專利的血管支架如下圖所示：

 
'984專利的圖7所示的血管支架，相比於'762專利，其差異主要在於'984專利的血管支架多了連接件，連接件可連接於複數個'762專利的血管支架之間，形成一個更長的且更具柔韌性的血管支架，其適合使用在較曲折的血管之中。
　　系爭產品是相同用途的血管支架，如下圖所示（擷取自Medtronic的專利說明書US 6,488,701）：

 
由上圖可以看出，系爭產品的血管支架，是分成一段一段且依序接合，而每一段的結構是由線體彎折而成形。
　　'762專利的請求項23為'762專利與'984專利的代表請求項，記載如下：
　　　23. An expandable intraluminal vascular graft, comprising:
　　　（一種可擴張血管支架，包括：）
　　　a thin-walled tubular member having … a wall surface … the wall surface having a substantially uniform thickness and a plurality of slots formed therein, the slots being disposed substantially parallel to the longitudinal axis of the tubular member; …
　　　（一薄壁管狀物，該管狀物包括…一壁面…該壁面具有大體上一致的厚度與複數成形於其中的槽，該些槽大體上平行於該管狀物的縱軸；…）
　　　wherein the outside of the wall surface of the tubular member is a smooth surface…
　　　（其中該管狀物的該壁面的外側是一平滑面…）
上方記載的'762專利的請求項23，是經過再審查（Reexamination）之後重新修改的版本，而'762專利的再審查的歷程也影響了後續對於請求項用語的解釋，容後詳述。
　　在地院審理時，專利權人Cordis主張Medtronic的血管支架侵害'762專利與'984專利的專利權（以'762專利的請求項23為代表）。而Medtronic根據'762專利的說明書中的一段敘述：preferably, tubular member 71 is initially a thin-walled stainless steel tube having a uniform thickness and a plurality of slots are formed in the wall surface 74 or tubular member 71（較佳地，管狀物71首先為一薄壁不鏽鋼管，複數槽被成形於壁面74或管狀物71中），主張'762專利請求項23的『複數成形於其中的槽』的用語解釋應包括『槽是由移除預先存在的壁面之材料而成形』的限制條件，而系爭產品的槽是由線體彎折形成，應未落入此限制條件。
　　除此之外，'762專利作為部份延續(CIP)案，其母案US 4,733,665專利（'665專利）原本包括了『槽由線成形』的支架與『槽由移除材料成形』的支架等兩種實施例。其中'665專利的槽由移除材料成形的支架的實施例，同於'762專利所揭露的支架，而'665專利的槽由線成形的支架的實施例則如下圖所示：

 
由上圖可以看出，'665專利的槽由線成形的支架，是用一根根的線體交疊而成。'762專利刪掉其母案的線成形支架的實施例，而僅保留槽由移除材料成形的實施例。Medtronic主張，此舉表示專利權人意圖排除'762專利對於線成形支架的保護。而系爭產品正是屬於線成形支架，應排除在'762專利的保護範圍之外。
　　在地院判決中，地院同意Medtronic主張，認為'762專利排除其母案（'665專利）以線交錯而形成槽的實施例，只保留以移除材料而形成槽的實施例，即表示專利權人的'762專利是要排除線成形支架的保護。因此地院認為系爭產品應排除在'762專利請求項23的保護範圍之外。並且，地院將'762專利請求項23的『成形於其中的槽（slots formed therein）』，解釋為『槽是由移除預先存在的壁面之材料而成形』，即請求項23需包括製程限制，而系爭產品是由線彎折而形成槽，製造方法不同，並未落入'762專利請求項23的保護範圍。最後，地院以簡易判決(Summary Judgment)判Medtronic不侵權。

● CAFC的看法
專利權人不服而上訴至CAFC，CAFC不同意地院對於請求項23的解釋，CAFC指出請求項23所述『槽成形於其中』這樣的用語，並未指出壁面先成形而後槽才成形的先後順序，其僅描述物理特徵而非製造方法。CAFC所依據的理由詳如後所述。
一、物的特徵或製造方法的特徵
　　首先，CAFC援引了一個判例：『一與…整合的薄層』這樣的用語係描述物體而非特定製造程序，即使製造方法被當作優點，亦不能將物之請求項加入方法的限制條件(”a thin layer “integral therewith” described the product and did not designate a specific manufacturing process, and that a “method of manufacture, even when cited as advantageous, does not of itself convert product claims into claims limited to a particular process.” Vanguard Prods. Corp. v. Parker Hannifin Corp., 234 F.3d 1370, 1372 (Fed. Cir. 2000))。CAFC認為此判例類比至本案，兩者都是在請求項用語中出現了是否應解釋為製造方法的爭議用語。此判例肯認”integral therewith”這樣的用語是物的特徵，據此，CAFC認為請求項23『成形於其中(formed therein)』之用語並非意在將材料移除成形的方法納入限制條件，此用語同樣也是物的特徵，不應將製造方法的限制加入到物的請求項中。
二、說明書的描述方式
　　關於Medtronic根據'762專利的說明書中的一段敘述『較佳地，管狀物71首先為一薄壁不鏽鋼管，複數槽被成形於壁面74或管狀物71中』，來佐證請求項23的解釋應包括『槽是由移除預先存在的壁面之材料而成形』的製造方法限制條件的主張。CAFC認為，說明書使用了『較佳地(preferably)』一詞，明確表示此段描述的是一個較佳實施例，而非發明整體 (the use of the term “preferably” makes clear that the language describes a preferred embodiment, not the invention as a whole)。換言之，此種描述方式表示槽的製造方法並不限於此。
三、CIP案及其母案之間的差異
　　關於Medtronic主張'762專利刪掉其母案的線成形支架的實施例，而僅保留移除材料成形的實施例，表示專利權人意在排除線成形支架的保護。CAFC認為專利權人不在'762專利中放入其母案的線成形支架實施例，是因為線成形的交錯線段會導致壁厚無法一致、平滑且薄（線段交錯處的厚度相當於未交錯處的兩倍），而壁厚一致、平滑且薄等特徵是'762專利請求項中的限制條件。因此，CAFC認為專利權人可因母案特定實施例不符合CIP案加入的限制條件，而將該實施例從CIP案中拿掉，此舉並不表示CIP案保護範圍只限於有延續記載於CIP案中的實施例(patentee may choose not to carry forward a particular embodiment from a parent patent to a CIP because that embodiment does not satisfy a limitation that was added in the CIP. That choice, however, does not mean that the scope of the CIP is limited to the preferred embodiment that was carried forward)。
四、拋棄保護範圍(Disclaimer of Claim Scope)
　　Medtronic還根據本案系爭專利的'984專利申請歷程，認為專利權人意圖拋棄(disclaim)線成形支架的保護範圍。這是因為在'984專利申請歷程中，審查員曾用Wiktor前案核駁'984專利。Wiktor前案是環繞線圈成形的支架，如下圖所示：

 
        專利權人為了克服Wiktor前案而進行答辯，其答辯理由包括了：第一段，Wiktor未揭露複數薄壁管狀、其上形成複數槽且槽平行於管狀物之長軸；以及第二段，Wiktor只揭露繞線形成的單一支架，其不存在具有複數槽的壁面，且該些槽也未平行於管狀物縱軸(Wiktor discloses a single stent, or graft made up of coiled wire. There is no wall surface having a plurality of slots, nor slots disposed parallel to the longitudinal axis of each tubular member)。
　　Medtronic主張專利權人的答辯係將『因繞線形成而具有槽』的支架排除在保護範圍外。針對此爭點，CAFC援引了另一個判例：拋棄保護範圍必須具備明確且無誤解之虞的否認聲明(“Disclaimer requires clear and unmistakable statements of disavowal.” Omega Eng'g, Inc. v. Raytek Corp., 334 F.3d 1314, 1326 (Fed. Cir. 2003))。換言之，拋棄保護範圍具有兩個要件：一是明確，二是無誤解之虞。CAFC認為，前述答辯理由第一段僅為針對'984專利與Wiktor前案之差異的一般性聲明(general allegation)，不能視為要拋棄任何不屬於由預先存在的壁上移除材料的裝置的保護。而前述答辯理由第二段所述『其不存在具有複數槽的壁面』並不明確，因為其可解釋為繞線支架沒有壁面或繞線之間的開口並非槽(He could have meant either that coiled wire is not a wall surface or that the openings in the coil do not constitute slots)。當答辯理由可以產生不同的解釋時，就不符合拋棄保護範圍的明確且無誤解之虞的要求。
五、'762專利的再審查(reexamination)
　　'762專利曾經過再審查程序，在此程序中，審查員以Ersek前案核駁'762專利公告版的數個請求項。Ersek前案揭露可置入人體的可擴張金屬薄片，其上包括一系列交錯平行的縫，當薄片相對於縫之垂直方向伸展，縫會變成孔。Ersek前案的金屬薄片的一部分周緣如下圖所示：

 
‘762專利與Ersek前案的差異有兩點：第一點，'762專利的支架是先有管狀物然後形成槽；Ersek前案的金屬薄片是由帶狀物交錯構成。第二點，'762專利的壁面具有一致厚度且外表面平滑，Ersek前案的金屬薄片的厚度約為無交錯之處的兩倍，所以外表面不平滑。需注意的是，專利權人於答辯理由中僅主張上述第二點的差異，並沒有主張上述第一點的製造方法的差異。
　　CAFC參酌了'762專利再審查的答辯理由後認為：審查員提到Ersek前案同樣有『複數形成於其上的槽』，即使Ersek前案的槽不是由移除材料形成，但專利權人答辯時，並未倚靠製造方法的差異來與前案作出區隔(the patentee did not rely on the method of manufacturing as a means of distinguishing the invention from the prior art)。換句話說，既然專利權人於'762專利答辯時僅以『厚度一致且外表面平滑』此特徵來與Ersek區別，意謂『槽是如何成形』的製造方法的部份並未有禁反言(estoppel)之適用。
　　綜上所述，CAFC認為：由於'762專利和'984專利的申請歷程並不支持『形成於其上的槽』的限縮解釋，CAFC認為地院將『由已存在的壁面移除材料來形成槽』的限制條件加入保護範圍的解釋是錯誤的(Because the prosecution histories of the '762 and '984 patents do not support the narrow reading of the "slots formed therein" limitation, we conclude that the district court erred in construing the "slots formed therein" limitation in the two patents to require that the slots be formed by removing material from a pre-existing wall surface)。最後，CAFC不同意地院對於請求項用語的解釋與申請歷程禁反言的應用，因此駁回地院的簡易判決，發回重審。

● AFG案判決背景
　　審理法院：美國聯邦聯邦巡迴上訴法院（CAFC）
　　　上訴人（專利權人）：AFG Industries, Inc.（AFG）
　　　被上訴人：Cardinal IG Co., Inc. （Cardinal）
　　　系爭專利：US4,859,532（'532專利）
　　　系爭產品：多層膜玻璃
　　在AFG案中，專利權人AFG與Cardinal皆為生產與製造玻璃產品的公司，本案所涉及的為多層膜玻璃，其是一種在玻璃基材上還塗布有複數層的膜，以增加玻璃強度或改變其整體性質。專利權人AFG主張Cardinal的多層膜玻璃侵害'532專利的專利權。'532專利的標的為一種透明層疊物，如下圖所示：

 
‘532專利僅有一個請求項，記載如下：
　　　1. A transparent laminated product comprising a transparent substrate and a 5-layered transparent coating composed of a first ZnO layer formed on the substrate, a second Ag layer formed on the first layer, a third ZnO layer formed on the second layer, a fourth Ag layer formed on the third layer and a fifth ZnO layer formed on the fourth layer …
　　　(一種透明層疊物包括一透明基材與五層透明塗層，該塗層由形成於該基材上的第一氧化鋅層、形成於該第一層上的第二銀層、形成於第二層上的第三氧化鋅層、形成於第三層上的第四銀層與形成於第四層上的第五氧化鋅層構成…)
　　簡言之，'532專利所揭露的透明層疊物，是在透明基材上，以一層氧化鋅層，接著一層銀層，再接著一層氧化鋅層…的順序層疊而形成了複數透明塗層。Cardinal的多層膜玻璃同樣包括基材、氧化鋅層和銀層，且其氧化鋅層和銀層亦依序層疊而形成複數透明塗層。'532專利與系爭產品的差異在於，系爭產品還進一步在氧化鋅層和銀層中間夾有氧化鈦的屏蔽層或氮化矽的保護層。
　　本案的爭點在於，'532專利請求項『形成於…上(formed on)』的用語該如何解釋？是否應解釋為『接續的層會形成在先前的層上，而且沒有任何東西疊加在其中』？也就是說，”A formed on B”是否應解釋成A與B之間不能有其他東西夾在其中？若是，則系爭產品會因為具有屏蔽層或保護層，而不落入'532專利的請求項保護範圍。

● CAFC的看法
　　'532專利請求項在描述透明塗層的構造時，是以『由…構成(composed of)』作為連接詞。CAFC認為『由…構成』排除了會在本質上影響到主張專利權之組合物的基本與新穎特徵的成分(“[T]he transition phrase "composed of" excludes ingredients that would materially affect the basic and novel characteristics of the claimed composition.” Atlas Powder Co. v. E.I. du Pont De Nemours & Co., 750 F.2d 1569, 1574, 224 USPQ 409, 412 (Fed.Cir.1984))，但是對於不會在本質上影響到發明的基本與新穎特性的成分是開放的。CAFC並檢視了'532說明書並聽取專家證詞，最後認為'532專利請求項的透明塗層的保護範圍可包括中介層(interlayers)，只要此中介層不會在本質上影響到發明的基本與新穎特性，而系爭產品的屏蔽層或保護層即屬於中介層。
　　針對『形成於…上(formed on)』的用語的解釋，CAFC認為請求項並未聲明每一層是『直接形成於前一層上』，因此CAFC認為『形成於…上』並不表示『直接與…接觸』(the claim does not state that each layer is "formed directly on" the preceding layer. Accordingly, we determine that "formed on" does not mean "directly in contact with ")。換言之，系爭產品即使有屏蔽層或保護層存在其間，仍落入專利權人'532專利之請求項保護範圍。

● 想法與建議
　　雖然在Cordis和AFG兩案中，CAFC最後的請求項解釋都對專利權人有利，但值得注意的是，在這兩案中，除了請求項用語本身之外，說明書的撰寫方式和審查時的答辯內容，對於請求項解釋皆有重大影響。
　　在說明書描述發明特徵時，不同描述方式可能導致保護範圍的不同，即使請求項用語並無不同。例如，在說明書描述元件與元件之間的連接關係時，常見幾種寫法如下：第一種為『在本發明中，A上方設有B』，第二種為『較佳地，A上方設有B』，而第三種為『在本發明之一實施例中，A上方設有B』。若在請求項都只描述『A包括B』的情況下，說明書中若以上述第一種寫法來描述A與B的關係，一旦爭訟時，請求項的保護範圍是否有可能被解釋為B必須在A的上方？在Cordis案中，CAFC指出系爭專利說明書使用了上述第二種的寫法，其意謂在此發明中，B在A上方僅屬於其中一種實施例，並非發明整體，因而在請求項解釋時偏向專利權人。
　　另外，在Cordis案系爭專利的申請歷程中，其答辯理由在精不在多，避免爭訟時發生拋棄保護範圍或禁反言的效果，值得參考。關於拋棄保護範圍的成立要件為明確(clear)且無誤解之虞(unmistakable)，而本案系爭專利在答辯時不但成功克服核駁理由，亦避免拋棄保護範圍的成立，其答辯方式值得借鏡。
　　而關於CIP案，若其母案有A、B兩個實施例，在A實施例不完全符合CIP案的請求項的技術特徵的情況下，是否CIP案說明書需要刪掉A實施例？根據Cordis案，刪掉A實施例可能在訴訟時造成請求項解釋時的爭議。因此，若CIP案仍保留A實施例，或可避免在請求項解釋時，保護範圍被限縮的風險。
　　在請求項用語上，也許有更好的描述方式。以Cordis案來說，『該壁面包括複數形成於其中的槽(the wall surface having a plurality of slots formed therein)』是否有更好的寫法？例如，將動詞『形成(formed)』去掉，改為『該壁面包括複數槽(The wall surface having a plurality of slots)』，或可降低請求項解釋時，槽的形成方法成為限制條件的風險。而在AFG案中，『第一氧化鋅層形成於基材上(formed on the substrate)』是否也有更好的寫法？例如『第一氧化鋅層位於基材上方』等，或可避免請求項解釋時，第一氧化鋅層應解釋為直接或間接形成於基材上的爭議。
　　由本次案例可以瞭解到，在申請專利的過程中，從請求項的用字遣詞、說明書的撰寫到答辯對策的運用，每一步都需要審慎思量，否則，一旦日後欲主張權利，卻發現專利的保護範圍被解釋得太小而抓不到人，也只能望洋興嘆了。
 

發行人/李文賢｜本期執行編輯/周柏岳｜常務執行編輯/張育瑄
編輯委員/李文賢、楊慶隆、陳鈺夫、褚哲宇、黃亭穎、周柏岳
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