● 前言
　　前一陣子有幸參與了由經濟部技術處主辦、由財團法人工業技術研究院技術移轉中心執行的「2015強化美國專利申請品質計畫」／「法人研究機構專利工程師能力強化計畫」第三階段之「美國專利用詞研析」之評審委員工作，相關計畫主要是透過一系列的課程安排使參與的企業／法人研究機構之受訓人員對美國專利有進一步的認識並提升美國專利的申請品質，內容包含參加「高品質專利實作講習研討會」、實際進行「美國專利說明書撰寫實作演練」、以及「美國專利用詞研析」等三階段。其中，第三階段之「美國專利用詞研析」系從美國專利訴訟的角度來解讀常見申請專利範圍（Claim）之用詞意涵，透過研讀美國CAFC專利判決之申請專利範圍解讀（Claim Construction），以瞭解這些常見用詞於專利申請或訴訟時的可能解釋，藉此，俾使專利從業人員都能更清楚地掌握如何撰寫美國專利說明書的一些技巧。
　　參與本次計畫的受訓學員們都非常地認真，當然，此次擔任評審委員可以透過聆聽學員們於認真研讀CAFC專利判決後所進行的簡報內容、與盧專利師的認真解說與帶動、另一位評審委員楊專利師的熱心補充、並經由大家熱烈的討論之下，從中學習到不少的寶貴經驗！而在參與此次的評審活動後，由於大部分的學員可能都是在沒有或是很少閱讀美國專利訴訟判決的經驗下所進行，因此，個人也想藉此分享一下美國專利訴訟判決研讀之時機與其注意事項，並提及一些小小心得或建議事項供大家作為參考，希望能有所幫助。

● 釐清研讀美國專利訴訟判決之目的

　　個人認為首先要確定的是：為何想要於此時研讀美國專利訴訟判決的「目的」！我想做很多事情前都應該先釐清做這件事情的目的，如此就比較容易看清為了達成該目的所需執行的動作為何、所需涉及的範圍大小，以達事半功倍的效果。個人依研讀判決的目的之範圍大小，由小到大來討論如何進行美國專利訴訟判決之研讀，可區分為以下五點來加以論述：

一、想要快速瞭解單一判決，及如何於相關實際案件中的應用
　　可能僅是從朋友或同業口中得知有此一判決、或許是從新聞媒體中驚鴻一瞥、亦可能只是從不知名的電子報之News alert收到該判決好像很重要的訊息，但無論消息來源為何，若是為了達成上述「快速瞭解單一判決，及如何於相關實際案件中應用」之目的，可以考慮以下幾種方式：
1. 雖然有點不想推薦，可能會讓人有點偷吃步、不扎實的感覺，但還是應該建議的第一種方式，就是去拜訪一些專業的美國律師事務所網站，該些美國專利律師由於實務上及經濟上需要，皆會對一些（重要的）判決進行案件摘要說明及可能的分析、或是一併告訴大家應注意事項等。藉由此種方式，若沒有時間自己詳讀相關判決時，就可以快速地從中瞭解本案的數個爭點並加以學習，這不失為一個快速入門並節省時間的好方法，但千萬不可忽略了自己獨立思考及判斷的能力！
2. 其次，若是有機會參加美國專利律師所舉辦的研討會，或許也可能聽到該美國專利律師對相關案件，尤其是最新案件的詳細介紹及看法，每一位美國專利律師對於案件的介紹與瞭解應該不會差距太大，但對於相關的分析、影響及建議等就不一而足，有時會聽到非常好且寶貴的實務操作建議！有時候閱讀一篇文章、參加一次研討會、或是與人進行一次晤談，若是可以看到一、二個不錯的論點、聽到一、二個寶貴建議、或是知悉一、二個有用消息就已經很足夠了~~。
3. 再者，若是企業或研發機構內部很幸運地有自己專屬的美國專利律師（In-house attorney）、或是有長期配合的美國律師事務所，就有機會可以與美國專利律師進行面對面或是透過電子郵件的討論與溝通對於此單一判決的看法，我想收穫應該會更直接且更多才對！

二、為了增進法律專業功力而對單一判決進行研讀
　　若是已經累積有一定程度的美國專利及法律知識後，此時，若目的是為了增進法律專業功力而研讀單一訴訟判決時（除了已經是專業的美國專利律師、美國專利代理人、或是法律學者之外，相信一定還有這些人的存在），由於美國訴訟的判決書大部分都是公開的，可以嘗試自己找出判決書來研讀，透過直接閱讀判決書進而找出並加以整理該案件的相關爭點與論證過程，之後可再參看／比對美國律師事務所所製作如前述的摘要說明及可能的分析等，藉此慢慢培養及增進閱讀判決書、「抓爭點」，以及對法律案件論證過程的功力，相信假以時日就會有很多進步與收穫。
　　除了研讀此一個案判決之外，如果有時間的話，並應參考判決中所引用為論證之相關案件，如此可更加理解當訴訟兩造於此時空背景、事實經過之下，為何會引用這些判決來論證，進而得到有利於／不利於自己的判決。此外，其他還有一些研讀判決時所需注意事項與記錄方法等，將在之後各點內陸續進行說明。

三、針對「單一訴訟個案」進行深入研讀
　　其實，這就是企業最常遇見的情形，有些大公司也可說是幾乎每天都要處理的狀況，此時，企業很可能是接獲了專利權人所發來的警告信函（Warning letter）之後、甚或是直接收到了送達的起訴狀（Complaint）、也可能是透過第三方（例如：供應商、客戶、甚或是同業等）所傳來可能專利侵權的消息，當然，也很可能是由企業內部人員「看了報紙才知道」有這起專利訴訟。總之，得知消息的來源可能非常多元，但這些情況多半可能是企業已處於較有風險的狀況下而得知該專利訴訟案件，因此，對於該「單一訴訟個案」若已經有相關的判決結果時，就有進行深入研讀之必要。
　　此時，對於研讀此專利訴訟之相關判決時所需注意或擴及的事項舉例如下，包括但不限於以下這些內容：
1. 專利部分：在系爭專利訴訟案件中所提及的正式申請案（Non-provisional application，NPA）、臨時申請案（Provisional application，PA）、分割案（Divisional application，DA）、連續案（Continuation application，CA）、部分連續案（Continuation-in-parts，CIP）、請求延續審查案（Requests for continued examination，RCE）、再發證案（Reissue）、再審查案（Reexamination）等，或是美國專利法於2012年修法後所實施的多方複審程序（Inter Parte Review，IPR）與核准後複審程序（Post Grant Review，PGR）等也是不容忽略的資訊。當然，同一專利申請案於其他國家的對應申請、法律狀況，對其專利家族（Patent Family）的調查也是免不了的。
　　另外，不可忽略的，相同專利說明書內容但是同日申請的專利、或是有相同發明人且發明內容相近的專利，甚或是相同專利權人已經使用於訴訟中的專利等，同樣地都須要注意。
　　針對前述這些專利、其專利家族、或是雖非同一專利家族但是相關聯的專利案件，它們的相關申請狀況、答辯歷程（File Wrappers），以及是否已經有其他訴訟提起或判決等，此時都成為了必須關注的焦點。
　　此外，一般我們比較會忽略的是關於前述這些專利的發明人資格（Inventorship）、或是專利所有權（Ownership）之基本資料，包含其專利權的交易歷程（Chain of transactions）等，亦是不可忽略調查的部分。
2. 訴訟部分：系爭專利訴訟案件是否有在先已經提起的其他訴訟案件、或是其他相關聯的專利訴訟案件，包含從聯邦地方法院（District Court）判決、ITC判決、CAFC判決、CAFC聯席判決（en banc）及Supreme Court判決等，都需盡力去瞭解全部歷程及結果，而案件是否仍有上訴進行中，或是發回重審等情況亦需掌握。此外，一般較容易忽略的是去檢查看看有沒有其他後續訴訟案件參考該專利訴訟案件的判決或論證過程，然而這點需要使用到一些法律工具／網站才比較容易達成。
　　另外，於調閱並研讀前述所有的相關法院法律文件（Court dockets）時，不要只看多數意見書（Majority Opinion）的判決結果，若有法官發表協同意見書（Concurring Opinion）、不同意見書（Dissenting Opinion），或是部分協同意見書、部分不同意見書時，請記得需一併參考，有時這些意見書很可能會提供我們案件處理上的一些思考策略或方向。
3. 於分析及研讀專利侵權訴訟時，所提及的系爭產品或服務內容、專利侵權／不侵權比對表（Claim Charts）或是專利無效比對表、相關前案（Prior Arts）等，也都是不可或缺的研究項目。
4. 此外，建議可以詳細列出系爭專利訴訟案件中兩造認為具有爭議的法律爭點、事實爭點、或是證據爭點等，再瞭解兩造雙方的論辯過程與結果，將其內容及結論進行參考及深入研究，並仔細思考這些訴訟過程中的資料哪些對我方正處理中的案件是有具體傷害、或是有實質幫助。
　　由於很可能企業想要研讀的動機是已經存在有、或是可能將有美國專利訴訟的前提之下，因此，基本上，前述的調查內容就一部分非常近似於在對專利權進行「謹慎查核」（Due Diligence，DD）時的概念，必須詳細且謹慎，且內容相當地繁雜。當然，其他還有很多注意事項無法在這裡一一列舉，之後有機會再來寫些文章專門討論專利侵權訴訟的應對與處理方式、以及論述專利權「謹慎查核」之議題。

四、針對某一「特定技術領域／產品或服務」之所有判決研究
　　所謂針對某一「特定技術領域／產品或服務」進行專利訴訟判決研讀，其實就是當企業覺得自己有可能或已經遭遇美國專利訴訟的困擾時，對自家製造、使用或銷售的產品、或是所提供的服務進行調查，想盡辦法查出所有可能的風險為何以尋求因應之道。
　　若要針對此一目的進行判決研讀時，首先要找出所有可能須研讀的專利訴訟判決，而所找出的每一單一判決需要研讀的範圍，其實與前一個主題所述的單一訴訟個案的範圍相近，但是此時需要更擴大到該技術領域／產品或服務，因此，研讀判決後所產生的資料量就有可能相當龐大，企業需要適當地進行這些資料的管理及運用。此時，資料庫的概念就會出現，企業必須要建立屬於自己內部專屬的「專利訴訟資料庫」，蒐集並統整那些經過細心研讀與分析後的判決結果，相信有許多大公司都已經有建立類似的資料庫，對於日後所可能遇到的爭議，會有一定程度的幫助，以及預先思考因應之道。
　　由於每一企業的實際情況又不盡相同，有些是系統廠商或是零組件廠商，而有些可能是品牌廠商或是代工廠商，因此，所需要的「專利訴訟資料庫」範圍大小就可能因為自家產品／服務或是研發能力的不同而有所不同，有的範圍會牽涉很廣，但有的範圍及對象就很明確，在實務操作上需採取適當的、合理的範圍來進行為宜。另外，於實務上執行此一「專利訴訟資料庫」之製作專案，需要依靠有經驗的專業人員來進行，並且將可能耗費較多的時間與成本，因此若有意達成此一目標的企業，必須要審慎評估。
　　然而，在此目的下所執行的美國專利訴訟判決之研讀，很可能會擔心有所謂「惡意侵權」（Willful infringement）的問題，因此於實際執行上，也應該要有避免或因應之道。個人認為主要的觀念就是需注意到「律師與當事人溝通特權」（Attorney-client privilege）以及「律師工作成果原則」（Attorney work product doctrine）等，至於該如何規劃才能符合企業內部的實際需要，就必須尋求專業且有經驗的專利律師進行討論。
 
五、進行「特定主題」的一系列判決研究
　　所謂針對「特定主題」進行一系列之判決研究，例如本文開頭所述之計畫－透過研讀CAFC判決之申請專利範圍解讀，以瞭解這些常見專利用詞於申請或訴訟時的可能解釋。這個目的很有可能是帶有學術研究性質，但也很可能是想研究實務界常遇到的問題該如何解決。總之，此一主題之範圍有可能比前一個主題還來得廣泛且容易發散而不容易界定，因此，建議最好自己先預訂一個可達成的範圍來執行。
　　此時，針對特定主題之目的而進行研讀時，個人會建議以研讀CAFC、CAFC（en banc）以及Supreme Court判決等為主，而所要研讀判決的重點就會與前幾個主題所述的情形有所不同，若是有遇到所挑出的判決中含有超出該特定主題且完全不相關的部分，可以簡略看看甚或是完全跳過，以避免判決研讀不完、浪費太多精力於其他爭點，導致研讀案件開花或案件整理太過複雜的情形。
　　若以此次的主題「美國專利用詞研析」為目的而進行之判決研讀，以下個人列出一些事項供大家參考，若有機會能作得越多就會更為完整：
1. 建議可先列出判決中所有具有爭議的專利用詞（Terms），並且整體思考於專利訴訟中兩造為何如此提出解釋的策略考量。另外，就算同樣是位於被告，當中還是可能有很多位不同被告當事人，而不同被告當事人對同一個專利用詞的解釋也可能不盡相同，這也是有許多的訴訟策略考量在內。當然，研讀這些判決都是別人親自在打訴訟，事不關己的我們僅可能從公開的訴狀、答辯狀、其他書狀等來進行推敲，不一定能得知其真正的用意。像是有位美國律師曾經提及，就算是自己正進行訴訟中之案件，為什麼要如此提出解釋的策略，對造律師當下可能也不一定知道，這都是訴訟技巧的應用。
　　然而，常見的訴訟策略舉例來說可能有：(1) 原告專利權人對此專利用詞如此解釋，係為了避免前案而造成專利無效的情況；相反地，被告侵權者對此專利用詞如此解釋，係為了擴大其專利範圍使其掉入前案而造成無效的情況； (2) 原告專利權人對此專利用詞如此擴大解釋，係為了使系爭被控產品掉入系爭專利範圍內；相反地，被告侵權者對此專利用詞如此解釋，係為了主張系爭被控產品並沒有侵害專利的論點；甚或是(3) 考量最近2015年的最高法院判決，於Teva v. Sandoz一案 [備註一]，於申請專利範圍解讀時，地方法院所採用之外部證據（Extrinsic evidences）來作為專利用詞之解釋時，係為事實問題認定，因此，CAFC在審判時必須採取較高的「明顯錯誤標準」（Clear error standard）才能重新review，進而增加CAFC重新認定的困難度。
2. 盡可能地找出於判決中所提及的實際系爭產品或服務內容（Accused products or services），如此才容易對該技術進行理解，以及比對是否有侵權之可能，蒐集與瞭解的資訊越多對於判決的理解就會更加透徹。
3. 若可能的話，個人會建議應當找出所有的Markman briefs（個人翻譯為「馬克曼摘要」）來進行閱讀，這些Briefs是為了進行「馬克曼聽證」（Markman Hearing）前，訴訟兩造所提出對於有爭議的專利用詞如何進行解釋的攻擊、防禦文書，包含有原告所提出的Opening brief、被告所提出的Responsive brief，有時原告還有一次可以提出Reply brief的機會。另外，於法官頒發「馬克曼命令」（Markman Order）之前，有的Magistrate Judge或是Special Master還會先發出「申請專利範圍解讀的建議與報告」（Report and Recommendations on claim construction），這也值得一併參考。相關的法律規定可以參考不同地方法院自己所訂定的「當地專利規則」（Local Patent Rules） [備註二]。就像先前所述，不同的被告當事人當中，對同一個專利用詞的解釋也可能不盡相同，我想這些不同點與訴訟策略，或許吾人可以在這些Markman briefs當中窺得一二才是。
4. 建議試著再找出相同、或是相似的專利用詞，除了於本案判決之外，還有哪些其他的專利訴訟判決中曾經出現過，可以做為比對；或是有哪些其他的專利訴訟判決曾經引用過本案判決的結論或論證過程，個人認為應該也頗具參考價值，然而這點可能也是需要使用到一些法律工具／網站才比較容易達成。
5. 切記！所研讀的專利用詞其實都是個案（Case by case）的狀況，因此，每個專利用詞的解釋都要依判決的實質內容來進行認定，並非相同的一個專利用詞，如”each”、”substantially”或是”when”在不同的案件都會被作相同的解釋。關於這點遙想個人當年於研讀”Landis on Mechanics of Patent Claim Drafting”一書 [備註3]時，還沒有此體認，直到後來處理過一些專利訴訟案件後才慢慢有所認識。個人覺得應該是把重點放在研讀這些美國專利訴訟判決時的兩造論證過程，必須把訴訟中的整體事實與法律狀況都考慮進來才能思考是否能適用其結論，絕對不能硬記哪個專利用詞就是怎麼解釋。
　　另外，附帶地提到一點，就算是相同的專利用詞把它運用於不同的技術領域（如生技領域、化學領域）之申請專利範圍時，也很可能會被作不同的解釋。因此，若要運用該專利用詞於大家處理中的專利申請案時，該案是屬於哪個技術領域也需加以考量。
6. 律師最常提醒大家，也是最重要的一點就是：「訴訟的不確定性」。只要是進行訴訟，不確定性就一直存在。因此，對於每一個美國專利用詞的解釋也會存在有不確定性，所以攻擊與防禦雙方就會有各自的發揮空間，這點必須要牢記！
7. 最後，當然大家都知道申請專利範圍的用字、用詞都應該要精確，而且最好專利說明書內文及圖示中都需要有所支持（Support），盡量寫清楚專利用詞的意義，以及其所涵蓋可預見的（Foreseeable）實施例。但人非萬能，沒有人有辦法可以撰寫出百分之百完美的專利說明書與申請專利範圍，想想這些為數頗多的美國專利訴訟當中，許多篇專利都是經過專業的美國專利代理人所精雕細琢出來的，但仍然於訴訟時會產生解釋專利用詞時的爭議與考驗。
　　但其實這不是我想表達的，而是想要大家反向來思考，若是您所申請的專利將來就是打算自己作為「非實施專利實體」（Non-Practice Entities，NPE，或大家俗稱的專利蟑螂－Patent Troll）、或是賣給「非實施專利實體」作為主張專利權的武器時，那麼是否撰寫專利說明書與申請專利範圍的策略考量就會有所改變？這是值得大家深思的。
　　回到本文的研讀判決之目的，當然，為了特定目的而進行判決之研讀時，若是已然成為美國專利律師或是美國專利代理人者，於實務上處理美國專利侵權訴訟或是與USPTO處理專利核駁答辯及後續程序時所常使用到的一些專利訴訟判決，我想應該都已經建立有常使用的「判決資料庫」可加以運用，這部分在此就不多作解釋啦~~！
 
● 其他參考事項
　　最後，關於研讀美國專利訴訟判決的一些建議與注意事項，以下個人簡單地再列出幾點提供大家做為參考：
1. 建議可先清楚列出所有兩造具爭議的法律爭點、事實爭點、或是證據爭點等，使得自己或其他閱讀人員對於整個訴訟案件先有概括的輪廓。
2. 研讀完畢後或是於研讀判決的同時，即可利用美國法學院教學時最常使用的(F-)IRAC判決研讀分析方法（Facts, Issues, Rules, Analysis, Conclusion）來進行備忘錄製作，或是自行製作一Summary table格式、或是運用訴訟簡報的方式來留存紀錄，以方便供自己日後再次研讀、或供他人參考時之用。
3. 於前述紀錄內所使用的文字、用詞要能夠正確、精準地表達，而且如同撰寫專利說明書一般，用語前後要一致，並能夠符合一般法學英文寫作（Legal writing）的要求，舉例來說：CAFC判決、CAFC en banc判決、Supreme Court判決要能讓人正確地分辨出，不可混淆；另外，判決年份、出處等亦應正確書寫清楚。
4. 要能夠歸納出一些Lessons learned或是具體地提出一些Suggestions，這點個人認為是非常重要的，可以培養出歸納與思考的能力，從所研讀完的判決中若能夠得到一些東西，整理出來後那些東西以後就是屬於您的，之後才有機會加以靈活運用，這將會是非常非常寶貴的資料與能力！
　　希望以上的一些建議與想法，對大家日後在研讀美國專利訴訟判決時會有些許幫助！
 
● 作者簡介

陳志清，律師國考及格、專利師國考及格。
畢業於台灣大學機械工程學研究所碩士，並曾就讀美國UNH Law（前Franklin Pierce Law Center）“IPSI Program”，曾擔任智權事務所、智權工作室、財團法人研究機構等外部智權顧問，法律事務所實習律師，於企業內擔任研發部門專利工程師、資深專利經理，於專利商標事務所內擔任專利工程師等職務，對企業、研究機構、學校等單位曾進行智權相關講座。著有「民國103年智慧財產權相關法規更新簡介（上）、（下）」、「專利權買賣之初探」、「企業與未實施專利實體之互動關係及因應策略（上）、（下）」、「研發部門專利工程師」等數篇文章。
 
● 備註
1. Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc., No. 13-854 (2015).
2. 可參考網站Local Patent Rules – Markman Briefing內所整理的資料，網址：http://www.localpatentrules.com/compare-rules/markman-briefing/（拜訪日期：2015/11/13）。
3. “Landis on Mechanics of Patent Claim Drafting”，作者為Robert C. Faber，最新版本為Fifth Edition。
 
 
 
 
 
 
 
 

發行人/李文賢、本期執行編輯/周柏岳、常務執行編輯/張育瑄
編輯委員/李文賢、楊慶隆、陳鈺夫、褚哲宇、黃亭穎、周柏岳
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