(圖片來源 Patents Wall Art|CC BY 2.0)

● 沿革

　　專利專責機關於1996年1月公布「專利侵害鑑定基準」，提供鑑定專業機構作為鑑定工作的規範，內容包含上篇「專利權及侵害之認識」及下篇「專利侵害之鑑定原則」。

　　專利專責機關自2003年進行「專利侵害鑑定基準」修正計畫，於2004年9月完成「專利侵害鑑定要點」草案。因專利訴訟案件屬於司法院職權，專利專責機關將草案移請司法院辦理後續事宜，並宣布專利侵害鑑定基準不再適用。司法院秘書處於2004年11月將「專利侵害鑑定要點」檢送至各法院，提供法官於送鑑定時參考，2005年8月再次發函重申前旨。

　　因「專利侵害鑑定要點」發布至今已有十年，2008年7月1日智慧財產法院成立後對於專利侵權判斷已累積豐富判決見解，2011年12月21日修正公布之專利法自2013年1月1日施行，專利審查基準因應修正，原「專利侵害鑑定要點」（以下簡稱「原要點」）亦有需要與時俱進。專利專責機關將「專利侵害鑑定要點」修正列入2015年工作計畫，於2015年8月6日公布「專利侵害鑑定要點」修正草案（以下簡稱「修正草案」）（https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=557262&ctNode=7127&mp=1），並預定召開八次公聽會邀請各界表示意見。為協助讀者掌握實務動態，本文導讀修改重點，主要係比較修正草案與原要點之異同。修正草案內容請參照另文「專利侵害鑑定要點修正草案摘要」。

● 修正草案修改重點

一、刪除上篇

　　原要點仍沿襲「專利侵害鑑定基準」的架構，分為：上篇「專利權及侵害之認識」及下篇「專利侵害之鑑定原則」。修正草案僅保留下篇內容，並區分為第一篇「發明、新型專利侵權判斷」及第二篇「設計專利侵權判斷」。

二、用語調整

　　申請專利範圍包含至少一請求項，所需解釋者應為專利權人主張之請求項，修正草案將原要點「解釋申請專利範圍」改為「解釋請求項」。

　　修正草案避免使用「鑑定」「被告」等訴訟用語，將原要點「待鑑定對象」「被告」改為「被控侵權對象」「被控侵權人」，名稱「專利侵害鑑定要點」亦考慮改為「專利侵權判斷要點」。

　　為避免用語混淆，以下無論原要點或修正草案均以修改後用語介紹。

三、解釋請求項

　　原要點規定：解釋申請專利範圍「以申請專利範圍為準之原則」「審酌發明（或新型）說明及圖式之原則」。

　 　修正草案規定：解釋請求項之原則包含「衡平原則」「專利權有效推定」「折衷解釋（請求項為準，審酌說明書及圖式）」。解釋請求項之證據包含內部證據及外 部證據。內部證據包括說明書、申請專利範圍、圖式及申請歷史檔案，外部證據包括內部證據以外之其他證據，解釋請求項應先內後外。若前言僅係用於描述發明之 目的或所欲達到之用途(intended use)，而非對於申請專利之發明的任一技術特徵作明確之界定時，則該前言對於專利權範圍不具限定作用。反之，若請求項之前言中的用語對於申請專利之物的結構或申請專利之方法的步驟有影響者，則該前言對於專利權範圍具有限定作用。

　 　修正草案對於「用途界定物之請求項」「製法界定物之請求項」「功能界定物或方法請求項」「手段（或步驟）功能用語請求項」「包含功能性子句之請求項」 「製法請求項」「製法請求項直接製成之物」「製造方法專利所製成之物為國內外未見者」「用途請求項」「含有用途、方法或材料特徵之新型專利請求項」之解釋 均有特別規定，尚無定見者以數案並列方式提供討論。

四、解析請求項之技術特徵及解析被控侵權對象之技術內容

　　修正草案規定：「專利侵權判斷採用『技術特徵逐一(element by element)比對』之方式，於比對前應先解析系爭專利之請求項的技術特徵後，再對被控侵權對象之對應技術內容進行解析。」並保留原要點所規定「得組合或拆解技術特徵」「不得省略技術特徵」。

　 　原要點於「解釋請求項」之後，「比對解釋後之請求項及被控侵權對象」之前，要先「解析請求項之技術特徵」及「解析被控侵權對象之技術內容」。修正草案則 在「解釋申請專利範圍」之後直接進入「比對解釋後之請求項及被控侵權對象」之「文義讀取」比對，若「文義讀取」不成立要進入「均等論」比對之前再「解析請 求項之技術特徵」及「解析被控侵權對象之技術內容」

　　修正草案或許認為「文義讀取」判斷被控侵權對象是否包含系爭專利請求項之全部技術特徵，無需先「解析請求項之技術特徵」及「解析被控侵權對象之技術內容」。但修正草案2.所規定「技術特徵逐一(element by element)比對」並未區分文義讀取比對及均等比對，「文義讀取」1.2.1規定「應將解釋後之請求項的技術特徵與被控侵權對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係逐一比對」，1.2.2規 定「為了便於比較系爭專利之請求項與被控侵權對象的異同，亦得採用列表的方式逐一列出系爭專利之請求項的技術特徵與被控侵權對象對應之技術內容，再分別進 行對比」，既然必須逐一列出技術特徵再分別進行比對，應仍有需要先「解析請求項之技術特徵」及「解析被控侵權對象之技術內容」。且對照設計專利之侵權判斷 在進入「物品是否相同或近似」「外觀是否相同或近似」之前，除「確定專利權範圍」亦「解析被控侵權對象」。發明及新型之專利侵權判斷似應將「解析被控侵權 對象之技術內容」置於「文義讀取」判斷之前，至於「解析請求項之技術特徵」或可包含於「解釋請求項」。

五、文義讀取

　　原要點規定：「文義讀取」係請求項所有技術特徵的文字意義完全對應表現在被控侵權對象。被控侵權對象欠缺解析後請求項之任一技術特徵，即不符合「文義讀取」。符合「文義讀取」須先符合「全要件原則」，始有成立可能。

　　修正草案進一步規定：文義讀取之態樣包含「技術特徵完全相同或差異僅在於文字之記載形式、能直接無歧異得知者」「被控侵權對象之技術特徵為下位概念技術特徵」「被控侵權對象增加其他技術特徵」。

　　修正草案並規定手段（或步驟）功能用語請求項之文義讀取的判斷包含：「確定相同功能」「確定對應結構、材料或動作」「確定結構、材料或動作之均等範圍」。

六、刪除「逆均等論」

　　原要點規定被控侵權對象己符合「文義讀取」，但係以實質不同之技術手段達成實質相同之功能或結果時適用「逆均等論」，應判斷未落入文義範圍。

在美國專利實務，逆均等論所欲避免的「文義相同但實質不同」情況多已為解釋請求項所解決，逆均等論多僅在判決中附帶論述，似無直接適用逆均等論而認定不侵權的案例。修正草案刪除逆均等論，若符合「文義讀取」即落入文義範圍。

七、均等論及其限制

　　原要點規定若被控侵權對象適用「均等論」，且被控侵權人主張適用「禁反言」或「先前技術阻卻」時，應再判斷是否適用「禁反言」或「先前技術阻卻」。

修正草案規定若被控侵權人主張適用「全要件原則」、「申請歷史禁反言」、「先前技術阻卻」或「貢獻原則」，於判斷是否適用「均等論」時，應同時考量該主張。若任一主張成立，應判斷被控侵權對象不適用「均等論」，不構成均等侵權。

八、均等論

　　原要點及修正草案均肯認均等論採用技術特徵逐一比對（element by element），不得以請求項之整體（as a whole）與被控侵權對象比對。

　　原要點規定「均等論」之比對方式為三部測試（tripartite test）即系爭專利之請求項與被控侵權對象的對應技術特徵間之方式、功能、結果均實質相同者應視為均等。

　　修正草案規定均等論之判斷除常用之三部測試外，尚有無實質差異測試（insubstantial difference test）即系爭專利之請求項與被控侵權對象的對應技術特徵間之差異為非實質改變應視為均等、可置換性測試（interchangeability test）即所屬技術領域中具有通常知識者於侵權行為發生時為已知且置換後所產生之功能實質相同者應視為均等。

九、禁反言

　 　原要點規定：若請求項曾有補充、修正或更正，應探討其是否與可專利性有關。專利權人有義務於補充、修正或更正時說明理由，若理由明確，應依其理由具體判 斷是否適用「禁反言」﹔若理由不明確，得推定其與可專利性有關，應判斷適用「禁反言」。若專利權人能證明其補充、修正或更正與可專利性無關，應判斷不適用 「禁反言」。

　　修正草案更詳細說明「禁反言」並加入流程圖，判斷「限縮專利權範圍」「被控侵權對象屬於修正、更正或申復所放棄之專利權範圍」，若均成立則適用禁反言阻卻均等。

十、先前技術阻卻

　　原要點規定不容許專利權人藉「均等論」擴張而涵括先前技術，被控侵權對象與某一先前技術相同，或雖不完全相同，但為該先前技術與所屬技術領域中之通常知識的簡單組合，則適用「先前技術阻卻」。

　　修正草案提出甲案及乙案。甲案與原要點相同，得主張先前技術阻卻之被控侵權對象包含「與某一先前技術相同」「為一先前技術與專利申請時之所屬技術領域中的通常知識之簡單組合」，乙案更包含「二以上先前技術之簡單組合」。

　　修正草案規定先前技術阻卻之判斷方式，除了採用比對「被控侵權對象」與「先前技術」之方式外，亦可採用「假設性請求項分析法(hypothetical claim analysis)」比對「系爭專利之請求項藉由均等論而擴大涵蓋被控侵權對象的假設性請求項」與「先前技術」，若符合新穎性、進步性之專利要件，應判斷被控侵權對象適用均等論。反之，若不符合新穎性、進步性之專利要件，即先前技術足以阻卻均等論。

　　修正草案既採用「假設性請求項分析法」，其判斷假設性請求項是否符合進步性要件並不排除「二以上先前技術之簡單組合」，應以乙案為宜。

十一、貢獻原則

　　原要點規定：發明說明中有揭露但並未記載於申請專利範圍之技術，應被視為貢獻給社會大眾而不適用「均等論」；但並未明定「貢獻原則」，在鑑定流程圖亦未出現。

　　修正草案明定「貢獻原則」屬於均等論之限制事項，係指說明書或圖式中有揭露但並未記載於系爭專利之請求項的技術手段，應被視為貢獻給社會大眾，專利權人不得以均等論重為主張。

十二、設計專利權範圍

　　原要點規定：設計專利權範圍「以圖面為準之原則」「參酌創作說明之原則」「排除功能性設計」。

　　修正草案規定：設計專利權範圍以圖式為準，審酌說明書，構成一具體之整體設計，設計專利權範圍由「物品」及「外觀」所構成。

十三、設計專利侵權判斷之判斷主體

　 　原要點規定：設計專利侵權判斷包含：「解釋設計專利權範圍」「解析被控侵權對象」「物品是否相同或近似之判斷」「視覺性設計整體是否相同或近似之判斷」 「是否包含新穎特徵之判斷」「禁反言或先前技藝阻卻」。其中，「物品是否相同或近似之判斷」「視覺性設計整體是否相同或近似之判斷」以普通消費者之水準判 斷，其餘以所屬技藝領域中具有通常知識者之水準判斷。

　　修正草案規定被控侵權對象與系爭專利是否相同或近似，判斷主體應為「普通觀察者」（ordinary observer），其係合理熟悉先前技藝（familiar with similar prior art）之購買者。

十四、不單獨判斷「是否包含新穎特徵」

　　原要點規定：新穎特徵指設計專利對照申請前之先前技藝，客觀上使其具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求之視覺性設計，不得為功能性設計。若被控侵權對象包含該新穎特徵始有落入專利權範圍之可能，若未包含該新穎特徵應判斷未落入專利權範圍。

　 　修正草案僅判斷「物品是否相同或近似」「外觀是否相同或近似」「是否適用申請歷史禁反言或先前技藝阻卻」，不單獨判斷「是否包含新穎特徵」，且規定「對 於系爭專利明顯不同於先前技藝的設計特徵，該設計特徵應認定為會影響整體視覺效果的重要部分。然而，判斷時，仍應以該設計特徵是否產生混淆之整體視覺印象 為斷，不得僅因欠缺或稍加改變該設計特徵其中之一，即認定二者之外觀不近似」，不採「未包含該新穎特徵應判斷未落入專利權範圍」見解。

十五、物品之相同或近似判斷

　　原要點規定：相同物品，指用途相同、功能相同。近似物品，指用途相同、功能不同者，或指用途相近，不論其功能是否相同者。

　　修正草案規定：相同物品，指用途相同者。近似物品，指用途相近者，判斷時應模擬普通觀察者實際選購、使用商品的情況及商品的產銷狀況，並得參酌「國際工業設計分類」所列之相關物品，但不宜僵化認定。

十六、外觀之相同或近似判斷

　　原要點規定：應「比對整體設計」「綜合判斷」「以主要部位為判斷重點」。

修 正草案規定：外觀相同，指被控侵權對象與系爭專利之形狀、花紋、色彩完全相同，或僅為材料、內部結構或尺寸的差異而未改變其外觀者。外觀近似，指被控侵權 對象與系爭專利之形狀、花紋、色彩雖然並非完全相同，但二者之整體視覺效果無實質差異者。應「直接觀察比對」「整體觀察、綜合判斷」。

十七、部分設計

　　2011年專利法修正加入「部分設計」制度。修正草案規定：部分設計之外觀，應以圖式中「主張設計之部分」所呈現的內容為準；「不主張設計之部分」僅可用於確定「主張設計之部分」所呈現之外觀與環境間之位置、大小、分布關係。

十八、衍生設計

　　2011年專利法修正加入「衍生設計」制度。修正草案規定：於確定衍生設計時，得參酌原設計之內容，據以認定其近似範圍；確定原設計時，亦得參酌各衍生設計之內容，據以認定其近似範圍。然而各衍生設計之間未必近似。

十九、成組設計

　　2011年專利法修正加入「成組設計」制度。修正草案規定：成組設計之專利權範圍，係由全部物品之外觀共同確定。