(圖片來源: Patents Wall Art|CC BY 2.0)

● 前言
　　在美國最高法院相繼對Mayo及Alice訴訟案作出專利標的不具專利適格性之判決後，美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）隨即在2014年公布審查人員在審查專利適格性時應遵循的暫時準則。實行至今，公眾陸續向美國專利商標局提出各種疑問，且聯邦巡迴法院亦陸續作出更多的判決。為回答公眾之疑問，以及使得審查人員在審查時的判斷準則能更為一致，美國專利商標局於2015年7月30日公布了更新內容，將公眾疑問整理成六大議題進行回覆，並依據聯邦巡迴法院之司法見解整理出更多的案例。在本文中將針對該六大議題進行整理。

● 公眾問題之回應
 
　　在2015年7月30日美國專利商標局所進行的更新中，提出了共六大議題的說明，該些議題是整理公眾對於2014年所公布的專利適格性臨時審查指南（2014 Interim Guidance on Subject Matter Eligibility, 2014 IEG）所提出之疑問以及請求，這六大議題包含了：
　　一、請求更多的範例，尤其是針對屬於抽象概念（abstract ideas）以及自然法則（laws of nature）的請求項；
　　二、更多關於顯著不同特點（markedly different characteristics, MDC）分析的說明；
　　三、更多關於審查人員如何辨別抽象概念的資訊；
　　四、表面上證據確鑿（prima facie case）的討論以及對於專利適格性核駁中證據所扮演的角色；
　　五、關於審查人員們應用2014 IEG的資訊；

• 說明在專利適格性分析中，先佔（preemption）所扮演的角色，包括直接認定分析（streamlined analysis）的討論。

　　對於上述六大議題將再分別整理詳述如下。

● 議題（1）：更多的範例
 
　　在本次更新中提供了七個範例皆是與抽象概念相關之範例，包括商業方法、圖形化使用者介面（graphical user interface, GUI）以及軟體相關。部分範例中亦同時包含具有專利適格性及不具專利適格性之請求項的對比、判斷過程與相關說明，以讓公眾能更為了解審查人員在進行審查時對於「顯著更多（significant more）」的判斷方式與標準。

● 議題（2）：關於顯著不同特點分析的說明
 
　　在這議題中部分公眾建議將MDC分析由Step 2A移到Step 2B，也有人認為應繼續維持在Step 2A中。而美國專利商標局在經過全面考量後，決定MDC分析仍會維持在Step 2A中。因為美國專利商標局認為維持MDC分析在Step 2A中，對於申請人而言有三個好處：（i）讓較多請求項在進行MDC分析時即可較早取得具專利適格性的資格；（ii）對於非屬於「自然產物（product of nature）」的請求項提供判斷為具專利適格性之另一途徑；以及（iii）確保對於所有技術類別及請求項類型能有一致的專利適格性分析。

● 議題（3）：更多在步驟2A中判斷抽象概念的資訊

　　在這次更新的資訊中，較先前提供了更多關於抽象概念的說明，除了讓審查人員在判斷時能有所依據外，亦讓公眾對於哪些請求項的記載會被判斷為「抽象概念」有較為具體的概念。在此，依據過往案例，將會被判定為抽象概念的內容分為四大類：（i）基本的經濟實施（fundamental economic practices）、（ii）組織人類活動的某些方法（certain methods of organizing human activity）、（iii）想法本身（an idea of itself）、（iv）數學關係或數學公式（mathematical relationships / formulas）。
　　在此次公開的更新中亦針對各類別進行簡單的定義及說明，並提供已有判決結果之案件作為示例，以了解各類別之內容在實務上究竟是什麼樣的專利內容或標的。在此亦簡單整理如下：
　　（i）基本的經濟實施
　　「基本的經濟實施」是指與經濟與商業相關的概念，例如契約、法律義務與商業關係等存在人與人之間的協議。而在判斷請求項中所描述的經濟實施是否為「基本（fundamental）」並不以它為舊有（old）或已知（well-known）為必要。
　　（ii）組織人類活動的某些方法
　　「組織人類活動的方法」是指與人際活動（interpersonal activity）及個人內在活動（intrapersonal activity）相關的概念，例如管理人與人之間的關係或交易、社交活動及人類行為；滿足或避免法律義務；廣告、行銷及販賣活動或行為；管理人的心智活動等。在此特別加上「某些」是因為（一）不是所有的組織人類活動的方法都是屬於抽象概念且（二）此類別不包含機器的操作。
　　（iii）想法本身
　　「想法本身」是指單純的想法，像是未實例化的概念、計畫或方案，以及可以由人類心智或使用紙筆進行計算的心智程序（mental process）。一些概念除了是「想法」外，亦有可能落入其他分類，例如在Ultramercial案中藉由播放廣告作為交換以存取具有著作權的媒體的步驟，亦可以被稱為一種「想法」。
　　（iv）數學關係或數學公式
　　「數學關係或數學公式」是指像是數學演算法、數學關係、數學公式以及計算等數學概念。要注意的是法院已將一些數學概念視為自然法則（laws of nature）。

● 議題（4）：表面證據確鑿（prima facie case）的必要性
 
　 　在審查時，審查人員需要清楚且詳細的說明為什麼請求項不具可專利性，以讓申請人能夠有效地答辯。而對於專利適格性，審查人員的責任就是要清晰地表達所請 求的發明不具專利適格性的理由。在進行判斷時的判斷依據較適當地是基於所屬技術領域中之人可獲得的通常知識、判決先例、申請人自身之揭露或是證據。一旦審 查人員滿足最初所需的舉證責任，接下來的舉證責任則是轉換到申請人身上。
　　在此議題下提到法院認為決定請求項是否具有專利適格性是屬於法律問題。也因此，法院不依靠證據證明請求之概念屬於法定不予專利（judicial exception） 的標的，且在大部份的案例中是解決關於專利適格性的根本法律問題，而不作任何事實認定。在此亦提到多個與專利適格性相關之判例作為例示，說明最高法院在進 行該些專利是否不具專利適格性之判斷時，多是根據過往判決或對於所屬技藝人士是否為習知、慣用及常規等，而非使用證據，因此，在2014 IEG中亦是遵循由最高法院及聯邦巡迴法院所使用的分析方式來進行分析判斷。
　　在這個議題中一再的重申，由於最高法院及聯邦巡迴法院在判斷是否具有專利適格性時是將其視為屬於司法認知（judicial notice）的議題，也因此審查人員在進行Step 2B的判斷時亦僅需就其所屬技術領域的專業知識來進行判斷即可。

● 議題（5）：審查人員們對於2014 IEG的應用
 
　　在此議題中是關於審查人員對於2014 IEG的 應用，以及建議應該需要提供審查人員更多的培訓。對於此部分，美國專利商標局表示已執行了許多步驟來讓審查人員能加強對於專利適格性審查指南之了解，也會 持續努力以增進專利審查品質。其中亦說明審查時所使用的工具以及已實行的訓練等，以讓公眾了解對於審查人員之培訓有在持續進行中。

● 議題（6）：先佔所扮演的角色以及直接認定分析 (streamlined analysis)
 
　　在此議題中是關於需不需要考慮先佔的問題，以及在直接認定分析中是否需要考慮先佔的問題。美國專利商標局認為在2014 IEG中 所使用的二步驟測試已適當地包含了先佔的判斷，而不需要再另外單獨進行先佔之測試。另外，為了審查人員之方便，對於並非要試圖搶佔任何法定不予專利標的而 使他人無法使用的請求項，可以使用直接認定分析判斷是否為具專利適格性之標的，並強調直接認定分析並非先佔分析，也不是為了躲避完整分析（即前述之二步驟 測試），而且使用直接認定分析之結果與使用完整分析之結果會是相同的。

● 結論
 
　　對於前述各議題之說明可看出，美國專利商標局試著利用最高法院及聯邦巡迴法院所作出的更多判決來讓公眾了解2014 IEG中 二步驟測試的判斷準則或依據。在字裡行間亦可感受到，由於最高法院及聯邦巡迴法院近年陸續對於過去美國專利商標局授予專利權之專利作出非屬具專利適格性之 標的而使得專利權無效之判決，美國專利商標局變得僅能不斷的引用並遵循最高法院及聯邦巡迴法院所作出之判決作為審查之依據。但也由於美國專利商標局必須遵 循現有之判決作為審查依據，申請人不妨針對已公開之範例進行研讀，並從中了解美國專利商標局的判斷準則，以及如何避免請求項成為不具專利適格性之標的，以 減少因不具專利適格性而被核駁之風險。