美國專利最終通知後的新程序 - Post-Prosecution Pilot Program (P3)


文章來源:
2016/08/11
 

美國專利最終通知後的新程序 - Post-Prosecution Pilot Program (P3)
 
壹、前言
USPTO從2016/7/11開始,試行一個新的程序Post-Prosecution Pilot Program(P3),是讓申請人在收到最終通知(Final Office Action)後可考慮提出的程序。P3程序是一個結合了Pre-Appeal conference及AFCP 2.0的程序,AFCP 2.0的interview是與審查官進行的,而P3的interview是與Pre-appeal brief review panel的成員interview的,Panel成員包括:該案審查、該案審查官的主管、及另一位審查官(品質保證專員)。P3程序的聯邦公報(Federal Register)在此[1],USPTO的說明在此[2]
 
貳、說明
P3的程序有三個目的:(a)提高FOA後審理的價值、(b)降低appeal的數量、減少進入PTAB的爭點、與減少RCE提出的數量、(c)讓申請人在FOA後有更多的選擇。
 
提出P3的條件與程序簡述如下:
1. FOA後二個月內且未提出Notice of Appeal或RCE。
2. 同時提出P3 transmittal form, 符合37 C.F.R. 1.116的答辯且不得超過5頁,需電子送件(EFS-Web)。
3. 申請人同意與審查官委員會面/電詢。申請人可包括非擴大範圍的請求項修改提案。
4. 若P3符合規定,USPTO會安排面/電詢,申請人有20分鐘可陳述意見。
5. 面/電詢後,審查官會(a)維持原核駁、(b)核准、或(c)重啟審查。
 
P3程序與pre-appeal相似,包括5頁的意見陳述、與三位審查委官審理等,不同之處在於P3申請人可以參與面/電詢及提出非擴大之請求項修正。
此外,申請人在提出P3前,不得已提出Pre-appeal或AFCP。
費用部分,無官費,但由於P3程序與Pre-appeal相似,但多了面/電詢,因此,代理人之服務費除了撰寫類似pre-appeal的陳述書外,另會有面/電詢的費用。
P3程序暫行1600件或至2017年1月止。截至2016/8/8止,USPTO目前共累積了168件P3申請。
依有參與USPTO官員討論P3的代理人表示,P3程序的面/電詢較像是Ex parte reexam中專利權人的言詞陳述,過程中Panel可能提問,但並非像是一般電詢時,代理人能探知審查官對於不同特徵/請求項修正之心證的面/電詢。
 
參、比較與實務操作建議
美國專利審查實務中,申請人收到最終通知後可以運用的程序非常多,包括了提出答辯、提出電/面詢、提出繼續審查請求(request for continued examination)、提出繼續申請案(continuation application)、提出分割案(divisional application)、提出部分繼續申請案(continuation-in-part application)、提出AFCP 2.0、提出P3、提出Pre-appeal、提出訴願(appeal)、及放棄等。
P3的程序有三位審查官審理且能夠有意見陳述機會,似乎較為公正,且時間較Appeal程序為短,但P3因需提交類似Pre-appeal Brief及有電/面詢,故提出成本相對較高,似乎是在遇到不易溝通的審查官,且又不想花Appeal的費用及時間,可以考慮為之。
以下茲針對較為相近的AFCP 2.0, P3及Pre-appeal做一比較表。

 
在收到FOA後,如何選擇上述三種程序,個人主觀的建議是:
1. 若審查意見有明顯錯誤,可考慮只提response,等待Advisory Action。
2. 若審查意見有明顯錯誤,但為了能進一步口頭說明,俾利審查官了解申請人之爭點,可考慮提出電詢。
3. 若無把握用單純的論述argument能說服審查官,且有意願限縮獨立項,可考慮提出AFCP;若審查官認為需花超過3小時來審理限縮的獨立項,再提出RCE。
4. 若認為此審查官較為主觀,需口頭溝通較有機會說服,可提出電詢或是P3,此時,可用單純的論述argument,亦可提出限縮請求項的修正。
5. 若計畫修正請求項(Shift),此修正可能會產生new issue,則可直接提出RCE。
6. 當然亦可以直接提出Appeal, CA, DIV,視案件本身情形而定。
 
由於FOA後,個案所面臨的狀況非常多,無法逐一列舉,不周之處,尚祈見諒。
 
 
 

 
[1]https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-07-11/pdf/2016-16423.pdf
[2]http://www.uspto.gov/patent/initiatives/post-prosecution-pilot
 
 
 

 
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