[判決字號] 
最高行政法院判決105年度判字第149號
 
[案由]
發明專利申請
 
[主文]
原判決廢棄,發回智慧財產法院。
 
[判決摘錄]
• ​被上訴人(智慧財產局)主張：
「系爭專利屬電腦軟體相關發明,系爭專利第1項均以「步驟功能用語」界定,有關非習知功能部分,必須充分適當揭露於說明書,包含執行功能之電腦硬體、電腦軟體或電腦硬體與軟體相互結合作動等構成內容。」
「系爭專利說明書第6頁之實施方式第2段僅重述系爭專利之步驟(元件)名稱及功能,而未進一步揭露達成該特定功能之動作為何,係僅在說明書重述所請求之手段名稱及功能,或只簡述欲達成之結果而非達成該結果之方式,非屬明確揭露;縱使系爭專利第1項各步驟為通常知識,上訴人仍應於說明書中揭露對應其功能之動作及其均等範圍。」
 
•原審判決理由：(駁回第一審之訴)
「若說明書未記載對應於該功能之結構、材料或動作,或說明書記載之結構、材料或動作之用語過於廣泛,該發明所屬技術領域中具有通常知識者,無法由說明書中判斷對應於該功能之結構、材料或動作,則會導致請求項不明確。」 
「專利審查基準本無拘束法院之效力,遑論不同年度之版本,對不同年度之專利審查基準,並無裁判基準時之問題。」
 
•最高行政法院判決理由：
(一)「本法中華民國100年11月29日修正之條文施行前,尚未審定之專利申請案,除本法另有規定外,適用修正施行後之規定。」專利法第149條第1項定有明文。查系爭專利之申請日為97年12月2日,審定日為103年1月9日,故關於系爭專利之申請應否准許之判斷,應依現行專利法(即100年12月21日修正公布,102年1月1日施行之專利法)為斷。
 
(二)次按「申請專利範圍應界定申請專利之發明;其得包括一項以上之請求項,各請求項應以明確、簡潔之方式記載,且必須為說明書所支持。」專利法第26條第2項定有明文,此即係專利申請案明確性要求之規定,違反者,其發明專利申請案,應為不予專利之審定(專利法第46條參照)。再者,我國現行專利法關於發明專利不予專利審定之事由,係採列舉方式,應有專利法第46條列舉之事由,始得就發明專利申請案不予專利之審定,不得以專利法施行細則或專利審查基準之規定,率為不予審定之事由。
 
(三)再按在專利說明書的撰寫實務上,應以手段功能用語記載之情形,常見類型為商業方法或電腦軟體,蓋此等專利之技術本質上較難以物品之結構性質或動作加以界定,以傳統之撰寫方式,不足以因應科技之發展,而且在請求項中以手段功能或效果用語,亦可簡化申請專利範圍之撰寫。我國法制上關於此種撰寫方式,除於87年在電腦軟體相關發明審查基準出現手段功能語言之記載外,首見於93年4月7日修正發布,並於93年7月1日施行之專利法施行細則中,於第18條第8項規定有關手段、步驟功能用語之撰寫方式,即「複數技術特徵組合之發明,其申請專利範圍之技術特徵,得以手段功能用語或步驟功能用語表示。解釋申請專利範圍時,應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。」,條號變更後為現行專利法施行細則第19條第4項規定。
 
(四)蓋因專利請求項係以手段(步驟)功能用語撰寫時,其請求項之解釋,應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍;又手段功能用語係提供專利申請人一種簡單便利之請求項撰寫方式,以避免請求項文字過於繁雜。但既然商業方法或電腦軟體專利,不同於一般機械裝置類之專利,可具體描述或由不同技術角度定位其空間結構材料或動作,所以以此方式撰寫時,解釋上會包含如於發明說明中敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍;此係採手段功能用語方式係為避免請求項文字過於繁雜為目的,在解釋上之當然。然此僅在規範請求項解釋方法,亦即施行細則第19條第4項係用來解釋以手段功能用語或步驟功能用語表示之請求項,其法條僅係規定「若需解釋」手段或步驟功能用語時,應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍,並未規範專利於撰寫時,必須要在說明書中進一步描述達成該功能之對應結構或動作,亦無規定若未於說明中敘述對應於該手段功能用語之結構材料或動作,即不符合專利法規定之明確性要求。是以施行細則第19條第4項所要補充或連結之法律係申請專利範圍之解釋(專利法第58條第4、5項參照),僅係在劃定申請專利範圍之邊界而已,並非關於明確性要求之規定。是否符合明確性要求,應從手段功能用語規範目的及專利法對於明確性判斷準則觀察。
 
(五)如上所述,專利法施行細則第19條第4項,並非規定以手段功能用語之方式撰寫時,一定要敘述該功能之結構、材料或動作及其均等範圍等,始符合專利法有關明確性要件之規定。因此,縱申請專利範圍被解釋為係以手段功能用語之方式撰寫,亦不代表如未於發明說明中敘述對應該功能之結構、材料或動作及其均等範圍,即一定不符合專利法第26條第2項所規定之專利明確性要求,仍應視該記載對所屬技術領域中之通常知識者是否符合明確性要求。易言之,因手段(步驟)功能用語之請求項在解釋時,需包含說明書之內容,但審查手段功能用語之記載是否合於明確性要求時,應以該發明所屬技術領域中具有通常知識者,依據說明書揭露之內容,並參酌申請時之通常知識,能瞭解該功能所涵蓋之範圍時,應認定請求項為說明書所支持,甚至所屬技術領域中具有通常知識者就該功能、特性、製法或用途,參酌申請時之通常知識,能夠想像一具體作動或具體物時應認定請求項為明確。所以審查手段功能用語之記載,是否明確性者,其重點應在於明確性之「發明所屬技術領域中具有通常知識者,依據說明書揭露之內容,並參酌申請時之通常知識,能瞭解該功能所涵蓋之範圍」為準,而非在於解釋規範施行細則所規定之:「說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍」,否則將造成使用手段功能用語所撰寫專利申請案,因其簡單簡潔特性之本質及目的,導致輕易被認定請求項不明確,或無法為說明書所支持而不明確,而遭否准。
 
(六)發明專利審查基準2.4.1.7規定:「對於以功能界定的請求項,若說明書僅記載某些技術特徵的實施例,而該發明所屬技術領域中具有通常知識者,依據說明書揭露之內容,並參酌申請時之通常知識,能瞭解該功能所涵蓋之範圍時,應認定請求項為說明書所支持」以及「若該發明所屬技術領域中具有通常知識者就該功能、特性、製法或用途,參酌申請時之通常知識,能夠想像一具體物時,由於能瞭解請求項中所載作為判斷新穎性、進步性等專利要件及界定發明技術範圍之技術特徵,應認定請求項為明確」部分之文字,即合於上開法規意旨,堪予贊同。
 
(七)從而,本件原判決徒以規範解釋申請專利範圍之專利法施行細則第19條第4項規定,誤用於申請階段之明確性之審查,認系爭申請案未於說明書中記載結構、材料或動作,而忽略應依明確性標準之「發明所屬技術領域中具有通常知識者,依據說明書揭露之內容,並參酌申請時之通常知識,能瞭解該功能所涵蓋之範圍」,自有適用法規不當之違法,其依上開理由據以維持訴願決定及原處分即有不當。
 
(八)末查,上訴人於原審主張:「選取複數旅遊景點,顯示於一地圖上,形成一旅遊路線」、「建立每一旅遊景點之一連結」及「點入每一旅遊景點之連結,輸入每一旅遊景點之相關資訊」係以手段功能用語撰寫。則依其所提引證1、引證2是否為系爭專利申請專利範圍第1項之習知技術?原證2至6是否可證明系爭專利請求項中「選取複數旅遊景點」、「建立每一旅遊景點之一連結」、「點入每一旅遊景點之連結」等動作,為所屬技術領域中具有通常知識者,參酌申請時之通常知識,能瞭解請求項中所載作為判斷新穎性、進步性等專利要件及界定發明技術範圍之技術特徵?而具明確性。原判決依前述理由據以維持訴願決定及原處分既有不當,事實即屬不明,自應發回原審法院依本院意旨再重為調查審理。
 
[系爭專利]
地圖式旅遊資訊管理方法/旅盟資訊股份有限公司
[相關法條]
專利法第46條、專利法實施細則第19條第4項、發明專利審查基準2.1.4.7
[關鍵詞]
申請專利範圍、請求項、​明確性、手段功能用語、步驟功能用語、為說明書所支持、不予專利事由