[判決字號] 
最高行政法院判決105年度判字第337號
 
[案由]
新型專利舉發申請
 
[主文]
原判決廢棄,發回智慧財產法院。
 
[判決摘錄]
• ​被上訴人(瑞虹公司/鍠鎰公司)主張：
縱上訴人於104年6月15日申請更正系爭專利範圍,原證4、6亦足以證明更正後之請求項1至7不具進步性等語,求為判決撤銷訴願決定及原處分,智慧局應對系爭專利為「請求項1至7舉發成立、應予撤銷」之審定。
• ​上訴人(智慧局)主張：
原證4為線夾,原證6為原子筆,二者之技術領域並不相同,且所欲解決之技術問題亦不相關,原證4與原證6之組合對於系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者而言並非明顯,實無法輕易將原證6之筆夾結構轉用在原證4之線夾結構中,而得到系爭專利的技術內容,故系爭專利請求項1之內容相對於原證4及原證6之組合,對於其所屬技術領域中具有通常知識者非能輕易完成,原證4、6之組合自不能證明系爭專利請求項1不具進步性,而請求項3、6均間接依附於請求項1,原證4、6之組合亦不足證系爭專利請求項3、6不具進步性等語,資為抗辯,求為判決駁回被上訴人在原審之訴。
• ​上訴人(榮益公司)主張：
在上訴人申請系爭專利等表面安裝彈片相關專利前,電子業界並無對應的表面安裝彈片技術,亦無任何教示、指引或建議,要將裝潢領域的木作技術轉用於電路板上,更無將例如鉛筆、橡皮擦、塑膠尺、或修正帶等文具焊接至電路板上的理由。另檢索我國專利檢索系統,發現在系爭專利申請前,國內僅有6件新型專利經實質審查獲准,其中5件之專利權人即為上訴人榮益公司,故可推知以系爭專利申請當時之技術水準,榮益公司確實具有開創性之發明等語,資為抗辯,求為判決駁回被上訴人在原審之訴。
• 原審判決理由：
原審撤銷訴願決定及原處分,並命智慧局就系爭專利舉發事件(第000000000N03號),應依原判決之法律見解另為處分,暨駁回被上訴人其餘之訴。.....
新證據部分,核係就同一撤銷理由提出之新證據,依智慧財產案件審理法第33條第1項規定,自得予以審酌。 ...雖系爭專利已於102年12月31日專利權期滿,依專利審查基準第1-20-1頁「更正之時機」規定,上訴人於系爭專利權當然消滅後申請更正,原則上因已無更正之標的,該更正之申請應不受理,故智慧局於原審審理時表示上開更正之申請應不受理等語;惟依前開基準規定,如利害關係人對於專利權之撤銷,有可回復之法律上利益者,得於專利權消滅後提起舉發,此時,上訴人仍得申請更正,何況被上訴人係於專利權期滿前之102年10月22日提起本件舉發,且因被上訴人於本件行政訴訟審理時依智慧財產案件審理法第33條規定提出新證據,再依本院104年4月份第1次庭長法官聯席會議已決議專利權人於行政救濟中得向智慧局申請更正,故上訴人之更正申請是否應不受理,即非無討論之餘地。惟迄至原審宣判時,智慧局並未陳報相關更正申請之審查結果,故本件仍應依原公告之申請專利範圍為審查。...
 
• ​本案判決理由：
(一)本院就智慧財產案件審理法第33條第1項提出新證據規定與專利權人之更正,以及智慧財產法院如何判決,作成104年度4月份第1次庭長法官聯席會議(二)決議以:「依智慧財產案件審理法(下稱審理法)第33條第1項規定,當事人於行政訴訟程序中得提出新證據。為兼顧(發明或新型)專利權人因新證據之提出未能及時於舉發階段向經濟部智慧財產局(下稱智慧局)提出更正之申請,專利權人於專利舉發行政訴訟程序中自得向智慧局提出更正之申請。而依目前現制,因專利舉發不成立而提起之行政訴訟程序,智慧局均列為被告,專利權人則為參加人,不論當事人於行政訴訟程序中是否提出新證據,智慧局及專利權人就舉發證據均應為必要之攻擊防禦。於有新證據提出之場合,依審理法第33條第2項規定,智慧局亦應就新證據之主張有無理由提出答辯狀,同理,專利權人就新證據之主張有無理由,亦應為必要之答辯,是以,就新證據之攻擊防禦而言,應無突襲之虞。故不論係基於原舉發證據或新證據或新證據與原舉發證據之組合,於行政訴訟程序中倘經法院適當曉諭爭點,並經當事人充分辯論,而專利權人自行判斷後,復未向法院表明已向智慧局提出更正之申請時,依行政訴訟法第200條第3款及民國100年12月21日修正公布,102年1月1日施行前之專利法第67條第1項第1款或第107條第1項第1款規定,法院審理之結果不論專利全部請求項或部分請求項舉發成立者,均得就全案撤銷舉發不成立之原處分及訴願決定,命智慧局為舉發成立、撤銷專利權之處分。」在此決議中,其中重點之一即肯認專利權人於專利舉發行政訴訟程序中,得向智慧局提出更正之申請。但專利更正係由專利專責機關即智慧局審查、准駁並公告(參照現行專利法第68條規定),在舉發行政訴訟程序中所為之更正申請亦同,是以系爭專利是否准予更正,更正後之申請專利範圍、技術內容為何,智慧財產法院行政訴訟庭均不得不待智慧局更正處分之結果,方能辦理,舉發案件延滯不利益只得由智慧財產法院承受,此所以本院曾建立慣行(例如本院101年度判字第1008號判決等等,並參考本院上開決議乙說),俾行政爭訟程序不致因專利權人一再申請或主張更正,避免不當拖延訴訟之情事,但上開慣行確係於法無據,而為本院決議所不採,合先敘明。
 
(二)又專利舉發案有關進步性之審查步驟,首先應先確定系爭專利之申請專利範圍,其次確定其先前技術(即引證證據)所揭露之內容,再確定該專利所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準,繼之確認該專利與先前技術間之差異,最後以該專利所屬技術領域中具有通常知識者,參酌先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識,判斷是否能輕易完成系爭專利。則系爭專利之申請專利範圍在判斷進步性上,係居於先決之地位,若系爭專利之申請專利範圍不確定,則無從進行下一個步驟的進步性判斷。再依現行專利法第68條第2、3項規定:「(第2項)專利專責機關於核准更正後,應公告其事由。(第3項)說明書、申請專利範圍及圖式經更正公告者,溯自申請日生效。」專利案之申請專利範圍更正申請,雖係在舉發案行政訴訟程序中向智慧局為之,但該更正之技術內容,於專利專責機關准予更正並公告者,溯及申請日生效。更正與否關涉系爭案專利技術特徵之解釋與確定,則是否合於專利法所規定之更正要件,更正後之內容為何,智慧財產法院應待智慧局的更正處分結果始得判斷。
 
(三)次按行政訴訟法第200條第3款、第4款規定:「行政法院對於人民依第5條規定請求應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟,應為下列方式之裁判:......三、原告之訴有理由,且案件事證明確者,應判命行政機關作成原告所申請內容之行政處分。四、原告之訴雖有理由,惟案件事證尚未臻明確或涉及行政機關之行政裁量決定者,應判命行政機關遵照其判決之法律見解對於原告作成決定。」再者,基於對智慧財產法院的專業考量與行政訴訟法第200條課予義務訴訟第3款訴訟經濟之解釋,前揭本院決議的另一重點,在於舉發人於智慧財產法院行政訴訟程序中提出新證據,仍應由智慧財產法院行政訴訟庭,在經當事人充分辯論,不論係專利權人自行判斷後,未向法院表明已向智慧局提出更正之申請,或專利權人已依法申請更正,均應依行政訴訟法第200條第3款直接判「命行政機關作成原告所申請內容之行政處分」,而不得依第4款「命行政機關遵照其判決之法律見解對於原告作成決定」。蓋如上所述,更正與否關涉系爭案專利技術特徵之解釋與確定,系爭專利之申請專利範圍不確定,則無從進行進步性判斷,若專利權人已依法申請更正,自應待更正處分,並提示更正處分內容,使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論,及必要之聲明及陳述,始可謂已經當事人充分辯論,方得作成判決。
 
(四)經查,本件被上訴人即原審原告於行政訴訟時所提之新證據即原證4、原證6原證4或原證4、原證6之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1項至第7項不具進步性,固非無見,惟查,因原證4、原證6及其如上所示之相關組合係被上訴人嗣於行政訴訟始提出之新證據,榮益公司無法及時於智慧局舉發審查階段斟酌是否為更正之申請,經自行判斷前開新證據後,始於104年6月12日向智慧局申請更正,並向原審表明已向智慧局提出更正之申請,有榮益公司陳報狀暨參證5附卷可按(原審卷(一)第256頁至第270頁),則原審自應待更正處分之結果,再依更正結果,經當事人充分辯論後,依行政訴訟法第200條第3款裁判,而不得僅撤銷訴願決定及原處分,回復舉發程序。原判決以:本件應撤銷訴願決定及原處分,於案件回復舉發程序,由智慧局審酌是否准予榮益公司更正申請專利範圍;如准予更正,再依得為更正之項次逐項審定一節,係採與本院決議意旨相反即本院決議所不採之乙說,自屬違誤。上訴意旨以:上訴人已於原審提出專利更正之申請,依本院104年4月份第1次庭長法官聯席會議決議,原審本應衡酌更正審定之結果而為判決,詎原判決未待更正審定之結果,逕以系爭專利原申請專利範圍進行審查,復未說明其理由,除有違前揭決議外,亦有判決不備理由之違法等語,即非無理由。
(五)末按上訴審法院審查上訴範圍固以上訴之聲明為準,惟原審判決若具有裁判上不可分之性質者,而上訴有理由時,上訴審法院裁判當不受此限制。人民對於其依法申請之案件遭行政機關駁回,而依法提起課予義務訴訟,訴之聲明並請求將駁回處分及訴願決定均撤銷者,當課予義務訴訟有理由時,行政法院應將與其結果相反之駁回處分及訴願決定一併予以撤銷,乃有稱之為附屬聲明,以免單一申請案件有彼此矛盾之行政處分並存,故此部分聲明與課予義務訴訟間具有裁判上一致性而不可分,以免單一課予義務訴訟事件裁判歧異而矛盾。關於課予義務訴訟之裁判方式,當原告之訴有理由時,仍有不同情形,行政訴訟法第200條第3款、第4款乃分別規定,裁判上必須正確認定事實而適用其中之一裁判方式,該兩種裁判方式在單一課予義務訴訟事件裁判中相斥而不可並存;而行政法院以第4款方式裁判時,雖於主文併諭知原告其餘之訴駁回,但其係單一課予義務訴訟事件之裁判,在事物本質上仍屬單一裁判權之行使,而具有裁判上不可分之性質,故當事人對此裁判方式之其中一部分上訴有理由時,上訴審法院基於上述單一課予義務訴訟事件具有裁判上一致性及單一裁判權之行使,而具有裁判上不可分之性質,當將原審判決全部廢棄,另為適法裁判。從而,本件上訴人對此裁判方式之其中一部分(即原判決主文第3項諭知原告其餘之訴駁回部分,參見其上訴理由之記載)上訴有理由時,本院基於上述單一課予義務訴訟事件具有裁判上一致性及單一裁判權之行使,而具有裁判上不可分之性質,當將原判決全部廢棄,另為適法裁判。 
 
[系爭專利]
線材固定裝置/榮益科技股份有限公司 
[相關法條]
行政訴訟法第200條第3款、104年度4月份第1次庭長法官聯席會議（二）決議
[關鍵詞]
專利舉發、更正、​訴訟經濟、庭長法官聯席會議